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Il giudizio di confondibilità tra marchi secondo la giurisprudenza bolognese

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Con sentenza n. 2137 depositata il 24 giugno 2014, la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna si è pronunciata sulla domanda di dichiarazione di nullità di marchio nella titolarità dei convenuti per difetto dei requisiti di novità e distintività rispetto al segno della società attrice anteriormente registrato, nonché sulla domanda, in via riconvenzionale, di declaratoria di nullità, ex art. 7, lett. g), del regolamento comunitario n. 207/2009, del marchio comunitario della società attrice per decettività.

La sentenza n. 2137 si segnala sotto vari profili, sia di carattere processuale, sia di carattere sostanziale.

I fatti sono molto semplici.

Due designers progettavano il marchio PANAMERICA & Disegno (vedi infra) e ne chiedevano ed ottenevano la registrazione.

Invero, i fatti risalgono al 2011 e, quindi, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, prima che entrasse in vigore la procedura oppositiva, non poteva non concedere la registrazione del marchio.

La nota casa automobilistica Dr. Ing. H.C.. F. Porsche Aktiengesellschaft (più conosciuta come Porsche), titolare del marchio comunitario PANAMERA, ritenendo che ci fosse confondibilità tra il marchio PANAMERICA ed il proprio marchio comunitario PANAMERA adiva il Tribunale di Bologna per chiederne la nullità.

Il Tribunale di Bologna ha rigettato la richiesta di parte attrice, non senza avere rigettato anche le richieste dei designers in merito alla paventata nullità del marchio PANAMERA.

Dal punto di vista processuale, è interessante notare la netta presa di posizione del Collegio bolognese circa l’inammissibilità dell’azione riconvenzionale per nullità di un marchio comunitario in un procedimento vertente sulla mera nullità di un marchio italiano. Infatti, secondo il sistema delineato regolamento CE n. 207/2009 sul marchio comunitario, il Tribunale di Bologna non ha giurisdizione sulle domande di nullità e decadenza del marchio comunitario, spettanti in via esclusiva all'UAMI, le cui decisioni possono essere impugnate davanti alle istanze giurisdizionali comunitarie (art. 55 e ss. RMC). La domanda riconvenzionale presentata dai convenuti è esperibile solo nelle azioni di contraffazione.

Nella sentenza si legge:

“I Tribunali dei marchi comunitari, oggi Sezioni Specializzate in Materia di Impresa, hanno infatti giurisdizione sulla domanda riconvenzionale di nullità proposta all'interno di un giudizio di contraffazione dello stesso marchio comunitario asseritamente nullo.

Nel caso di specie, l'odierna attrice ha promosso il presente giudizio non per sentir accertare e dichiarare la contraffazione del proprio marchio comunitario, bensì per ottenere la declaratoria di nullità del marchio nazionale di controparte, sicché la domanda riconvenzionale di nullità del predetto segno così come proposta dalla convenuta all'interno del presente procedimento è palesemente inammissibile.”.

 

Dal punto di vista sostanziale, il caso si segnala per la dovizia con cui il Collegio Bolognese esplicita i criteri per il giudizio di confondibilità, affermando che esso dipende dalla valutazione globale di vari fattori tra loro interdipendenti, quali: la somiglianza tra segni, il carattere distintivo intrinseco del marchio antecedente, gli elementi distintivi e dominanti nei segni in comparazione e, non ultima, l’analisi delle scelte di consumo del pubblico rilevante.

Al riguardo, si evidenzia infine nella sentenza quanto segue:

Secondo ormai consolidata giurisprudenza, di merito e di legittimità, ai fini dell'accoglimento della domanda di nullità del segno, ex art. 25 D.Lgs. n. 30/2005 (codice delle proprietà industriale), per mancanza di novità ai sensi dell'art. 12, lett. b) e d) c.p.i, il confronto tra i marchi, da eseguirsi in astratto alla luce di quanto risulta dalle rispettive registrazioni, passa necessariamente per il sindacato di confondibilità indicato dall'art, 12 lettera d) c.p.i.

Sotto questo profilo, è opportuno ricordare che tale valutazione va compiuta globalmente, prendendo in considerazione il rapporto di interdipendenza, avuto in particolare riguardo alla somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati.

In particolare, occorre tener conto che un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi individuati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, e viceversa.

Inoltre, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del segno anteriore: in effetti, i marchi dotati di un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore.

Occorre altresì tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ha mantenuto nella memoria e che il suo livello di attenzione può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (v., ad es. Trib. Milano Sez. spec. propr. industr. ed intell., 11103/2013).

La confondibilità fra marchi deve per ciò apprezzarsi ponendosi dall'angolo di osservazione del consumatore medio e, considerando le normali modalità del suo approccio al tipo di prodotto cui si riferiscono, determina la nullità del marchio successivamente registrato, per identità o somiglianza con il marchio anteriore e, correlativamente, la responsabilità per contraffazione di colui il quale si avvalga di tale segno coincidente o similare.

La somiglianza dei marchi, quindi, idonea a determinare il rischio di confusione tra i due segni, anche in virtù dell'identità del settore merceologico, ed il rischio di associazione consistente nella convinzione ingenerata nel pubblico, indipendentemente da ogni confusione tra prodotti, in ordine all'origine degli stessi, determina la possibilità di trarre, senza giusto motivo, indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore, con pregiudizio per lo stesso.