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La pronuncia della Corte di Giustizia sulla registrazione del marchio tridimensionale che rappresenta la sedia per bambini "Tripp Trapp"

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Secondo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-205/13) del 18 settembre 2014, "la registrazione come marchio delle forme imposte dalla funzione del prodotto, nonché delle forme che possano conferire differenti valori sostanziali ad un prodotto dotato di più caratteristiche, può essere esclusa in forza del diritto dell’Unione Europea. Il fatto di riservare siffatte forme a beneficio di un solo operatore economico conferirebbe un monopolio sulle caratteristiche essenziali dei prodotti, il che comprometterebbe l’obiettivo della tutela dei marchi".

Sulla questione sono state già pubblicate le conclusioni presentate dall’Avvocato Generale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il 14 maggio 2014, alle quali si rinvia per l'esame della fattispecie.

La Corte di Giustizia, decidendo sulla domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante la questione sollevata dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi) in ordine all'annullamento del diritto alla registrazione del marchio tridimensionale che rappresenta la sedia per bambini Tripp Trapp, si è espressa in merito alla portata dei due impedimenti alla registrazione formulati nel disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 89/104/CEE (per il periodo che interessa il contesto fattuale della causa in esame, ora sostituita dalla direttiva 22 ottobre 2008, n. 2008/95/CE), il quale vieta la registrazione del segno costituito esclusivamente dalla forma “imposta dalla natura stessa del prodotto” (primo trattino di tale disposizione) o dalla forma “che dà un valore sostanziale al prodotto” (terzo trattino). E così ha concluso:

1) L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), primo trattino, della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che l’impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione può applicarsi a un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto che presenti una o più caratteristiche di utilizzo essenziali e inerenti alla funzione o alle funzioni generiche di tale prodotto, che il consumatore può eventualmente ricercare nei prodotti dei concorrenti.

2) L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), terzo trattino, della prima direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che l’impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione può applicarsi a un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto avente varie caratteristiche che possono conferirgli differenti valori sostanziali. La percezione della forma del prodotto da parte del pubblico di riferimento costituisce solo uno degli elementi di valutazione per determinare l’applicabilità dell’impedimento di cui trattasi.

3) L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della prima direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che gli impedimenti alla registrazione di cui al primo e al terzo trattino di tale disposizione non possono applicarsi in maniera combinata.

Nella sentenza in esame, la Corte sottolinea:

- la nozione di “forma imposta dalla natura stessa del prodotto” comporta che le forme le cui caratteristiche essenziali sono inerenti alla funzione o alle funzioni generiche di tale prodotto devono, in linea di principio, essere escluse dalla registrazione. Riservare caratteristiche siffatte a favore di un solo operatore economico, infatti, impedirebbe ad imprese concorrenti di attribuire ai propri prodotti una forma utile al loro uso. Inoltre, si tratta di caratteristiche essenziali che il consumatore potrà ricercare nei prodotti concorrenti, dato che questi ultimi mirano a svolgere una funzione identica o simile.

- la nozione di "forme che danno un valore sostanziale al prodotto" non può essere limitata alla forma di prodotti aventi esclusivamente un valore artistico o ornamentale, con il rischio di non ricomprendere i prodotti che abbiano, oltre a un elemento estetico importante, caratteristiche funzionali essenziali. Il fatto di considerare che la forma dia un valore sostanziale al prodotto non esclude che altre sue caratteristiche possano anch’esse conferirgli un valore rilevante. Pertanto, l’obiettivo di evitare che il diritto esclusivo e permanente conferito da un marchio possa servire a perpetuare, senza limiti nel tempo, altri diritti che il legislatore europeo ha voluto assoggettare a termini di decadenza richiede che l’applicazione di tale impedimento o motivo di nullità non sia automaticamente esclusa quando, oltre alla sua funzione estetica, il prodotto in questione assolve anche altre funzioni essenziali. La presunta percezione del segno da parte del consumatore medio non è un elemento decisivo nel contesto dell’applicazione di tale impedimento, ma può, tutt’al più, costituire un utile elemento di valutazione per l’autorità competente quando essa individua le caratteristiche essenziali del segno. Possono essere presi in considerazione altri elementi di valutazione quali la natura della categoria dei prodotti in questione, il valore artistico della forma di cui trattasi, la sua specificità rispetto ad altre forme abitualmente in uso sul mercato in questione, la rilevante differenza di prezzo in rapporto a prodotti simili o l’elaborazione di una strategia promozionale che sottolinei le principali caratteristiche estetiche del prodotto in questione.

Infine, riguardo alla questione se gli impedimenti alla registrazione dei marchi di cui al primo e al terzo trattino dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 89/104/CEE, debbano essere interpretati nel senso che essi possano applicarsi in maniera combinata, la Corte di Giustizia ha precisato che, considerato che "secondo tale disposizione, sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati possono essere dichiarati nulli, i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico e dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto", risulta chiaramente da tale formulazione che gli impedimenti alla registrazione previsti da detta disposizione hanno natura autonoma. La loro citazione in ordine successivo, nonché l’utilizzo del termine "esclusivamente" comportano che ciascuno di essi debba applicarsi indipendentemente dall’altro.