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Competenza internazionale in materia di contraffazione: è rilevante il luogo in cui il danno si è concretizzato

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Con la sentenza 5 giugno 2014 (C-360/12), la Corte di Giustizia ha deciso sulla domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l’interpretazione dell’articolo 93, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/94 del 20 dicembre 1993 - regolamento sul marchio comunitario, ormai abrogato dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 - e dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale).

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra due società, la Coty Germany e la First Note Perfumes, in merito ad un’affermata lesione di un marchio comunitario detenuto dalla prima e ad una violazione della legge relativa alla repressione della concorrenza sleale in conseguenza della vendita, in Belgio, di prodotti contraffatti ad un imprenditore tedesco che li ha rivenduti in Germania.

Si ricorda che:

- l’articolo 93, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94, intitolato “Competenza internazionale”, dispone quanto segue:

“5. Le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all’articolo 92, ad eccezione delle azioni di accertamento di non contraffazione di un marchio comunitario, possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso, o in cui è stato commesso un atto contemplato dall’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase».

- mentre, l’articolo 5, punto 3, di regolamento n. 44/2001, che fa parte della sezione 2 del capo II di quest’ultimo, intitolata "Competenze speciali", prevede che: "La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:  (…) 3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.".

Nella sentenza in esame si legge quanto segue:

“Per quanto concerne la formulazione dell’articolo 93, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94, la nozione di territorio «dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso» suggerisce, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle proprie conclusioni, che tale criterio di collegamento faccia riferimento a un comportamento attivo dell’autore di tale contraffazione. Pertanto, il criterio di collegamento previsto da tale disposizione si riferisce al territorio dello Stato membro in cui il fatto all’origine dell’affermata contraffazione è avvenuto o rischia di avvenire, e non al territorio dello Stato membro in cui detta contraffazione produce i propri effetti.

(…)

Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 28 e 29 delle proprie conclusioni, tanto la genesi quanto il contesto del regolamento n. 40/94 confermano la volontà del legislatore dell’Unione di derogare alla regola di competenza prevista all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, in considerazione, in particolare, dell’insufficienza di quest’ultima regola di competenza a rispondere ai particolari problemi relativi alla violazione di un marchio comunitario.

Di conseguenza, la competenza giurisdizionale ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 può essere unicamente attribuita ai tribunali dei marchi dello Stato membro sul cui territorio il convenuto ha commesso l’asserito atto illecito.

(…)

Occorre altresì esaminare se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui vari presunti autori dell’asserito danno hanno operato in Stati membri diversi, l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 consenta di radicare, a titolo di luogo di concretizzazione del danno, la competenza dei giudici di uno Stato membro a conoscere di un’azione per responsabilità fondata sulla legge relativa alla repressione della concorrenza sleale dello Stato membro cui appartiene il giudice adito e diretta contro uno dei presunti autori del danno, il quale non ha operato nel distretto del giudice adito.

Secondo costante giurisprudenza, il luogo della concretizzazione del danno è quello in cui il fatto da cui può sorgere una responsabilità da illecito doloso o colposo ha causato un danno (v. sentenza Zuid-Chemie, C-189/08, EU:C:2009:475, punto 26).

Per quanto riguarda i danni derivanti da violazioni di un diritto di proprietà intellettuale e commerciale, la Corte ha precisato che la concretizzazione del danno in un determinato Stato membro è subordinata alla tutela, in quest’ultimo, del diritto di cui si lamenta la violazione (v. sentenze Wintersteiger, C-523/10, EU:C:2012:220, punto 25, e Pinckney, C-170/12, EU:C:2013:635, punto 33).

Tale requisito è trasponibile ai casi aventi ad oggetto la tutela di un diritto siffatto mediante una legge nazionale relativa alla repressione della concorrenza sleale.

Si deve dunque dichiarare che, in circostanze come quelle della causa principale, una controversia relativa ad una violazione della suddetta legge può essere sottoposta ai giudici tedeschi, purché il fatto commesso in un altro Stato membro abbia causato o rischi di causare un danno nel distretto del giudice adito.

A tale riguardo, spetta al giudice adito valutare, alla luce degli elementi di cui dispone, se la vendita di un profumo con marchio contraffato, effettuata sul territorio belga, abbia potuto violare le disposizioni della legge tedesca relativa alla repressione della concorrenza sleale e, di conseguenza, causare un danno nel distretto di tale giudice.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Giustizia ha così deciso:

"1) La nozione di territorio «dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso», di cui all’articolo 93, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, dev’essere interpretata nel senso che, in caso di vendita e di consegna di un prodotto contraffatto avvenute sul territorio di uno Stato membro, seguite da una rivendita da parte dell’acquirente sul territorio di un altro Stato membro, tale disposizione non consente di radicare una competenza giurisdizionale a conoscere di un’azione per contraffazione diretta contro il venditore iniziale che non ha operato in prima persona nello Stato membro cui appartiene il giudice adito.

2) L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui vengano lamentate una pubblicità comparativa illecita o un’imitazione sleale di un segno protetto da un marchio comunitario, sanzionate dalla legge relativa alla repressione della concorrenza sleale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) dello Stato membro cui appartiene il giudice adito, tale disposizione non consente di radicare, a titolo di luogo del fatto generatore di un danno derivante dalla violazione di tale legge, la competenza di un giudice di uno Stato membro in cui il solo tra i presunti autori ad esservi convenuto non ha operato in prima persona, ma consente di radicare la competenza giurisdizionale a conoscere di un’azione per responsabilità fondata sulla suddetta legge nazionale e promossa contro una persona stabilita in un altro Stato membro, alla quale si addebita la commissione, in quest’ultimo, di un atto che ha causato o rischia di causare un danno nel distretto del giudice adito.".