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Per l'UIBM la notorietà relativa è sufficiente a connotare il "segno notorio"

Scritto da Elena Cantelmi Il .

Con la decisione n. 94 del 23 giugno 2014 l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha respinto la richiesta di registrazione del marchio n. NA2011C001388, accogliendo totalmente l’opposizione n. 380/2012, basata sulla mancanza del consenso, da parte dell’avente diritto, alla registrazione di un segno notorio.

Questi i fatti:
in data 18 ottobre 2011 il sig. Pietro Avino depositava una domanda di registrazione di un segno per contraddistinguere i servizi di educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali compresi nella classe 41 della Classificazione di Nizza. La domanda veniva considerata ammissibile e, di conseguenza, pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Marchi d’Impresa n. 6 del 6 dicembre 2011.

Avverso tale domanda i sigg.ri Vincenzo Crispino e Gabriella Gambardella depositavano, in data 6 marzo 2011, un atto di opposizione lamentando il fatto che il segno depositato, costituito dal disegno di un triangolo dai bordi di colore rosso sul quale è disposta trasversalmente la scritta di colore nero “MO BAST”, fosse lo stesso già utilizzato anteriormente alla data del deposito per distinguere il comitato “MO BAST”, nato a Napoli nel 2011 con l’intento di tutelare i cittadini del meridione contro gli abusi sui prezzi delle polizze assicurative, di regola più costose rispetto a quelle applicate ai cittadini residenti nel Nord Italia.

In più, in data 19 luglio 2011, veniva attivato il dominio “mobast.org”, utilizzato per pubblicizzare le varie attività dell’associazione, tra cui una raccolta di firme contro il caro-assicurazioni, poi depositato al Parlamento nella seduta della Commissione Petizioni del 20 dicembre 2011. Di tutte le dichiarazioni veniva fornita adeguata prova documentale.

L’opponente sosteneva, inoltre, che l’associazione “MO BAST”, rappresentata dalla sig.ra Gambardella, non aveva mai prestato il proprio consenso al richiedente per registrare tale segno a proprio nome.

La documentazione fornita dal richiedente, a sostegno del proprio diritto al deposito, consisteva nella mera indicazione di un elenco di links ad alcune pagine internet di cui, tra l’altro, una sola attiva la quale mostrava il resoconto pubblicato il 15 luglio 2011 di un incontro avvenuto a Napoli tra i cittadini e varie associazioni ed organizzato da Federconsumatori Campania e dal movimento “MO BAST”.

L’UIBM fonda l’esame di tale atto di opposizione sul severo regime di preclusione alla registrazione di un segno previsto dall’art.8, co. 3, cpi, il quale dispone che:

se notori possono essere registrati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi, …, i nomi di persona, i segni usati in campo artico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

Con tale previsione, il legislatore cerca di impedire operazioni sostanzialmente parassitarie, riservando a chi abbia il merito della notorietà e, di conseguenza, del valore di un segno di sfruttarlo economicamente.

Da un attento esame delle premesse l’UIBM ha quindi deciso che:
1. il segno oggetto della domanda di registrazione è identico al segno notorio utilizzato dall’associazione “MO BAST” in data anteriore al deposito della domanda di registrazione del marchio;
2. tale associazione è legittimo titolare del segno notorio;
3. il segno notorio ha acquisito notorietà relativa;
4. il titolare del segno non ha dato il consenso al richiedente per registrare il segno a proprio nome.

Pertanto, l’UIBM ha accolto l’opposizione e respinto totalmente la domanda di registrazione.

Tale decisione conferma quanto già affermato da una recente sentenza della Commissione Ricorsi (sent. N. 28/2014), con cui viene ribaltata la precedente decisione sull’opposizione alla registrazione del marchio “il Mondo dei Doppiatori”, fornendo un concetto di notorietà totalmente nuovo rispetto al passato.

In prima istanza, infatti, l’opposizione veniva respinta sulla base del fatto che il marchio non aveva assunto notorietà nazionale ma solo una notorietà relativa, in quanto diffuso unicamente presso una determinata fascia di consumatori (gli operatori del doppiaggio), difettando i presupposti per l’applicazione dell’art. 8, co. 3, cpi. In seguito al ricorso proposto dall’opponente, la Commissione Ricorsi ha, invece, stabilito che per desumere la notorietà è sufficiente “una estensione settoriale, cioè in ambito specifico e territorialmente delimitato, senza necessità di coprire l’intero territorio nazionale (benché internet renda ormai universale la diffusione e conoscenza dei messaggi ivi transitanti)”.

 


Dott.ssa Elena Cantelmi