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Caso UNI: Tribunale UE cambia giurisprudenza sui marchi di famiglia

Scritto da Stefano Sandri Il .

Con sentenza del 25 novembre 2014 (cause riunite T 303/06 RENV e T 337/06 RENV), già pubblicata in questo sito, il TGEU sembra aver posto fine ad una lunga controversia che ha interessato i marchi della UniCredit in Germania, ove le sono state opposte da una concorrente tre registrazioni anteriori comprendenti il prefisso UNI.

La sentenza ha dato il verso al Tribunale di riconsiderare la dottrina dei c.d. marchi di famiglia, o seriali, sino ad oggi interpretata restrittivamente dal precedente BAINBRIDGE.

Secondo questa giurisprudenza, può configurarsi confodibilità per associazione solo se ricorrono cumulativamente due presupposti.

In primo luogo, il titolare della serie di registrazioni anteriori deve fornire la prova dell’utilizzo di tutti i marchi che appartengono alla serie o, quanto meno, di un numero di marchi in grado di costituire una serie.

In secondo luogo, il marchio richiesto deve non solo essere simile ai marchi appartenenti alla serie, ma anche presentare caratteristiche tali da consentire di ricollegarlo alla serie.

Dal momento che l’associazione rinvia alla percezione del consumatore è sempre stato incontroverso che la prova deve riguardare non solo l’uso (per il concetto di serie basterebbero almeno tre registrazioni come minimo), ma come la serie, la famiglia, viene dal consumatore associata al marchio opposto (oltre, naturalmente, che l’elemento comune sia distintivo).

La sentenza, invece, del tutto sorprendentemente, afferma ora (punto 66) che “non si può esigere dal titolare dei marchi anteriori appartenenti a una serie di provare che tali marchi, effettivamente presenti sul mercato, siano inoltre percepiti dal pubblico di riferimento come costituenti una serie”, correggendo ed integrando la motivazione della sentenza BAINBRIDGE.

Ma lo stesso Tribunale ha ricordato che “un rischio di confusione può derivare dalla possibilità di associazione tra il marchio richiesto e i marchi anteriori appartenenti alla serie, qualora il marchio richiesto presenti con questi ultimi somiglianze tali da indurre il consumatore a credere che esso faccia parte di tale stessa serie e, pertanto, che i prodotti da esso contraddistinti abbiano la stessa origine commerciale di quelli protetti dai marchi anteriori, o un’origine imparentata.“(punto 44).

E allora?

 


Prof. Avv. Stefano Sandri