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Considerandos, marchi non-convenzionali e di forma, classificazioni nel nuovo regolamento Marchio UE

Scritto da Serena Corbellini Il .

Il 23 03.2016 è entrato in vigore il nuovo regolamento sul marchio dell’Unione Europea che modifica il regolamento sul marchio comunitario1. Il RMUE risponde ad una pluralità di esigenze pratiche evidenziate dalla prassi UAMI, oltre che alla necessità di adeguare il RMC alle evoluzioni tecnologiche e all’era di internet. Queste esigenze vengono esplicitate nei cons. del regolamento stesso.

Anzitutto il cons. 2 sottolinea che in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona si è reso necessario un aggiornamento della terminologia del regolamento marchi. Ed in questo senso L’art. 1 punti da 1 a 6 prevedono la modifica rispettivamente di termini ’Marchio comunitario’ con ’Marchio dell’Unione Europea’ e ’Marchio UE;’ Tribunale dei marchi comunitari’ con’ Tribunale deI marchi dell’Unione Europea’ o ’Tribunale dei marchi UE’;’ Marchio comunitario collettivo’ con’ Marchio collettivo dell’Unione Europea’ o’Marchio collettivo UE’. Inoltre ogni riferimento all’ufficio di armonizzazione a livello comunitario interno (marchi, disegni e modelli), si deve leggere come riferito all’ufficio, inteso come ’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale’ (EUIPO).

I cons. 7 e 9 evidenziano che le nuove tecnologie hanno reso necessario modernizzare il sistema del marchio d’impresa nell’Unione rendendolo più efficace, efficiente e coerente nel suo insieme adeguandolo all’era di internet ed anche garantire una maggiore flessibilità sopprimendo il criterio della rappresentazione grafica dalla definizione del marchio UE: Il segno dovrebbe infatti poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia chiara, precisa autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.

Il cons. n. 15 evidenzia la necessità di rafforzare la protezione dei marchi e la lotta contro la contraffazione anche linea con gli obblighi internazionali ed in questo senso sottolinea l’opportunità che il titolare del marchio UE abbia il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell’Unione qualora rechino senza autorizzazione un marchio di impresa identico o sostanzialmente identico al marchio UE registrato in relazione a tali prodotti.

Il cons. 16 evidenzia l’opportunità di accrescere la tutela doganale consentendo ai titolari dei marchi UE di impedire l’ingresso di prodotti contraffatti e la loro immissione in tutte le situazioni doganali, compresi il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l’ammissione temporanea, anche quando detti prodotti non sono destinati al mercato dell’Unione.

Il cons. 23 sottolinea l’opportunità di una limitazione delle ipotesi di decadenza per non uso: per ragioni di equità e di certezza del diritto l’uso del marchio UE in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio d’impresa, nella forma in cui esso è stato registrato, dovrebbe essere sufficiente per preservare i diritti conferiti a prescindere dal fatto che il marchio d’impresa sia anche registrato nella forma in cui è stato utilizzato.

Il cons. 25 evidenzia poi l’esigenza di un maggiore dettaglio ed una maggiore precisione nell’indicazione dei beni e servizi per i quali viene effettuata una registrazione. In particolare in passato era uso registrare i marchi indicando quali beni e servizi un’intera classe della classificazione di Nizza. Questo considerando sottolinea la necessità di inserire nel regolamento norme relative alla designazione e alla classificazione dei prodotti e dei servizi: al fine di assicurare la certezza del diritto e la buona amministrazione occorre che i prodotti ed i servizi per i quali si chiede la protezione garantita dal marchio d’impresa siano identificati dal richiedente con sufficiente chiarezza e precisione per consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, sulla base della sola domanda, di determinare l’estensione della protezione richiesta. L’uso di termini generali dovrebbe essere interpretato come inclusivo solo di tutti i prodotti e servizi chiaramente coperti dal significato letterale del termine. Inoltre precisa che è opportuno dare ai titolari di marchi UE che, in ragione della prassi precedentemente seguita dall’Ufficio, sono registrati per il titolo completo di una classe della Classificazione di Nizza, la possibilità di adeguare i loro elenchi di prodotti e servizi, al fine di garantire che il contenuto del registro soddisfi il grado di chiarezza e precisione richiesto, conformemente alla giurisprudenza della CGUE.

Infine il cons. 36 sottolinea l’importanza delle tasse da pagare all’Ufficio ai fini del corretto funzionamento del sistema del marchio UE, per questo motivo ritiene sia necessario che tali importi siano definiti in apposito allegato al RMUE. L’allegato 1 al RMUE elenca infatti gli importi di tutte le tasse applicate dall’Ufficio, comprese quelle relative alla designazione dell’UE nell’ambito del marchio internazionale.

Le esigenze evidenziate trovano puntuale riscontro nelle modifiche apportate al RMC e le risposte a queste esigenze sono anche le principali novità del neo-nato Marchio UE.

Allo scopo di adeguare il regolamento marchi alle nuove tecnologie è stato modificato l’art. 4 RMC che ora non prevede più la limitazione della possibilità di rappresentazione grafiche, ma consente la registrazione di tutti quei segni che possono essere rappresentati nel registro dei marchi dell’Unione europea (“registro”) in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione garantita al loro titolare.

Il problema della registrabilità di segni diversi rispetto a quelli di cui al precedente art. 4 RMC era già risolto affermativamente in considerazione della natura non esaustiva della previsione normativa, ma il problema restava quello degli altri limiti ed in primis quello della rappresentazione grafica prescritto dalla stessa norma (‘possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere rappresentati graficamente...)2. In particolare il criterio di rappresentabilità grafica rappresentava un problema in relazione alla registrabilità di marchi olfatti, gustativi o di sapore, tattili e/o di luce, di sequenze di immagini in movimento, di sequenze di illustrazioni e parzialmente anche in relazione ai marchi sonori. In relazione ai marchi olfatti vi erano posizioni discordanti in dottrina3, mentre la giurisprudenza europea assunse in un primo momento posizioni più permissiviste, ammettendo la rappresentabilità grafica per es. attraverso una descrizione verbale del segno olfatti (ad. Odore di erba appena tagliata), e successivamente più rigorose ritenendo che “qualora si tratti di un segno olfattivo, i requisiti di rappresentazione grafica non sono soddisfatti attraverso una formula chimica, mediante una descrizione formulata per iscritto, con il deposito di un campione di un odore o attraverso la combinazione di tali elementi4. Naturalmente questa posizione rendeva di fatto assai difficile riuscire a depositare un marchio olfattivo. Anche in relazione ai marchi gustativi si pongono i medesimi problemi in relazione al criterio di rappresentazione grafica. In particolare la commissione di ricorso UAMI si è occupata di questa questione in relazione alla registrazione dell’aroma artificiale di fragola per medicinali richiamando la giurisprudenza in materia di marchi olfattivi. Analoghi problemi si sono posti in relazione alle sequenze di immagini in movimento, sequenze di illustrazioni intese per esempio come brevi spot televisivi, marchi di posizione, marchi tattili, e marchi luce. In relazione a taluni di queste tipologie di marchio la modifica dell’art. 4 RMC potrebbe certamente semplificare la strada della registrazione consentendo per es. il deposito della registrazione audio/video del segno. Anche in relazione ai marchi sonori la CG aveva accolto l’indirizzo più rigoroso ritenendo necessario che il segno fosse rappresentato “mediante un pentagramma diviso in battute in cui figurino, in particolare, una chiave, note musicali e pause la cui forma indichi il valore relativo e, eventualmente, alterazioni”5. La lettura rigorosa di questa pronuncia porterebbe ad ammettere la registrabilità solo di brani musicali e non anche disegni sonori diversi come rumori o versi di animali. Successivamente però si è ammessa la possibilità di registrare un suono attraverso sonogrammi e spettrogrammi. La modifica dell’art. 4 RMC anche per questa tipologia di marchi potrà certamente semplificare la strada della registrazione.

Allo scopo di adeguare il RMC alle esigenze pratiche è stato modificato l’art. 7 che attualmente descrive con maggiore dettaglio gli impedimenti assoluti alla registrazione, in particolare, secondo il testo consolidato, sono esclusi dalla registrazione “e) i segni costituiti esclusivamente:

i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;

ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

iii) dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto

Il nuovo testo specifica l’esclusione anche qualora il segno non solo riproduca la forma imposta dalla natura del prodotto, dalla necessità di ottenere un risultato tecnico o che conferisce valore sostanziale, ma anche ogni altra caratteristica.

Il RMUE riscrive poi l’intera parte dedicata ai diritti del titolare, ed in particolare l’art. 9 a cui si aggiungono l’art. 9 bis e 9 ter. Di particolare rilevanza l’art. 9 bis che sancisce il diritto di vietare atti preparatori in relazione all’uso dell’imballaggio o di altri mezzi. Tale articolo consentirebbe un intervento ancor prima che si verifica la violazione e quindi allo scopo di prevenirla. Tale norma prevede infatti che “se esiste il rischio che l'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autentificazione o altri mezzi sui quali è apposto il marchio possano essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi, e che tale uso costituisca una violazione dei diritti del titolare di un marchio EU a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare le seguenti azioni se svolte in ambito commerciale:

a) l'apposizione di un segno identico o simile al marchio UE sull'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autentificazione o su altri mezzi sui quali il marchio può essere apposto;

b) l'offerta, l'immissione in commercio, lo stoccaggio per tali fini, l'importazione o l'esportazione dell'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autentificazione o di altri mezzi sui quali il marchio è apposto”.

Allo scopo di modificare il RMC alle esigenze pratica mi pare infine anche la modifica all’art. 28 “Designazione e classificazione dei prodotti e de servizi”. Il nuovo testo dell’art. 28 prevede infatti che i prodotti ed i servizi per i quali è chiesta la protezione garantita dal marchio siano identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti ed agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, il grado di protezione richiesto’ ed in questo senso possono essere utilizzate le indicazioni generali incluse nei titoli delle classi della Classificazione di Nizza o altri termini generali, a condizione che siano conformi alle prescrizioni normative in materia di chiarezza e precisione stabilite nel presente articolo’. La modifica in questo caso pare essere giustificata dalla necessità di correggere il comportamento di coloro che effettuavano registrazioni generiche non solo per i beni e servizi effettivamente erogati dall’azienda, ma più comodamente per l’intera classe merceologica o addirittura per classi affini magari anche in vista di sviluppi futuri.

La modifica attuata con il RMUE comporterà necessariamente anche un adeguamento delle legislazioni nazionali, in modo tale che si mantenga un’uniformità normativa, quanto meno nelle linee essenziali, tra le discipline degli stati membri. La dir. 2015/24366 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa dovrà essere recepita entro il 2023.

 

Note:

1 Regolamento (UE) 2015/2424 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) N 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli). In GUUE 24.12.2015;

2 G.E. Sironi, sub art. 4 par. XI h reg. CE 207/2009, in L.C. Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Padova, CEDAM, 2012;

3 In senso Favorevole v. Mansani, Riv. Dir. Ind. 1996, I, 262 ss; v. Inoltre Sandri, I nuovi marchi, Ipsoa, 2002, 87ss.;

4 CG 12.12.2002, caso Sieckman;

5 CG C-283/01, Shield Mark BV/Joost Kist h.o.d.n. MEMEX

6 Dir (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni egli Stati Membri in materia di marchi d’Impresa pubblicato in GUUE 23. 12. 2015

 


Serena Corbellini

Avvocato e dottore di ricerca in diritto privato, proprietà intellettuale e concorrenza