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“Solaia” è un marchio forte ma non rinomato: un recente caso di contraffazione nel settore vinicolo

Scritto da Ilaria Gargiulo Il .

Con sentenza del 26 aprile 2016, il Tribunale di Firenze ha riconosciuto la contraffazione del marchio “Solaia” della Marchesi Antinori S.r.l. (di seguito la “Antinori”) - ad opera di una società attiva anch’essa nel settore vinicolo (con il marchio “Solaio”) oltre che nella ricezione agrituristica - ma non in quanto marchio notorio.

I Giudici hanno ritenuto fondata la domanda di contraffazione in riferimento all’utilizzo del segno “Solaio” da parte della convenuta in relazione a prodotti identici o affini e in attività affini a quelle di parte attrice non solo in considerazione del carattere forte del marchio “Solaia” e “Solaia Antinori”, ma anche in quanto la convenuta non è riuscita a fornire prova circa il preuso del proprio segno “la cui potenzialità confusoria è palese nell’indicazione con esso del medesimo prodotto a marchio attoreo … risultando del tutto irrilevante la modifica della vocale finale rispetto al marchio costituito in modo deciso da un unico sostantivo che – ovviamente – ne concretizza il cuore”.  

In virtù del principio di unitarietà dei segni distintivi (art. 22 CPI), il marchio “Solaio” non potrà essere utilizzato dalla convenuta nemmeno per identificare la propria ragione sociale, la ditta o l’insegna e il domain name, sussistendo un rischio di associazione con il vino prodotto a marchio attoreo. Al contrario, trattandosi anche del nome di una località geografica, “Solaio” potrà essere utilizzato esclusivamente per descrivere la provenienza geografica dei prodotti o l’allocazione dell’attività “con utilizzo di quei caratteri tipografici che si presentino idonei, per corpo e posizione, a tale funzione meramente descrittiva e senza alcun riferimento all’identificazione di omonimi prodotti o strutture”.

Quanto alla domanda di tutela del segno “Solaia” quale marchio rinomato, il Tribunale ha ricordato che per essere considerare tale, un segno deve possedere un “deciso potere evocativo ed incorporare uno specifico valore simbolico” per cui non solo è largamente conosciuto ma ha anche acquisito “l’idoneità a costituire il mezzo di comunicazione di messaggi ulteriori rispetto a quello di indicatore di origine”. Nonostante parte attrice avesse provato l’uso prolungato del marchio, i riconoscimenti ottenuti dal prodotto a livello internazionale, la presenza in pubblicazioni di settore, l’alto fatturato ottenuto e l’impegno pubblicitario, i Giudici non hanno riconosciuto al marchio “Solaia” quel valore evocativo trascendente dal settore merceologico di appartenenza e il conseguente rischio di diluzione per l’utilizzo da parte del contraffattore in categorie non affini.

 


Dott.ssa Ilaria Gargiulo
Studio Legale Milalegal - Mina Lanfranconi & Associati