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Preclusione per coesistenza e ambito di protezione del marchio

Scritto da Alice Fratti Il .

Il Tribunale di Milano chiarisce che la confondibilità tra marchi simili può essere esclusa sia dalla diversità dei “messaggi” collegati ai marchi in conflitto, sia dalla pacifica convivenza dei segni sul mercato protratta per lungo periodo di tempo.

Con sentenza del 17 febbraio 2016 i giudici milanesi hanno risolto il conflitto tra il marchio “Ring”, depositato nel 2004 e utilizzato a partire dal 2007 per contraddistinguere prodotti di abbigliamento destinati ad un pubblico di fascia economica medio-alta, e il successivo marchio “Urban Ring”, depositato nel 2006, ma usato già a partire dall’anno 2004 su prodotti di abbigliamento rivolti ad un target di pubblico maschile e sportivo, e pubblicizzato con campagne promozionali strettamente connesse al messaggio che l’impresa intendeva veicolare con il proprio brand, come quelle a bordo campo nelle partite della Nazionale di calcio o con famosi calciatori come testimonials.

Nella sentenza in commento il Tribunale di Milano ha ritenuto che il marchio “Urban Ring” non costituisse contraffazione del precedente marchio “Ring” valorizzando i due profili, diversi ma interdipendenti, della particolare connotazione dei messaggi veicolati dai marchi in conflitto, e della pacifica convivenza sul mercato protratta per un lungo periodo di tempo, che sono stati ritenuti entrambi idonei ad escludere un potenziale pericolo di confusione tra il pubblico ed ogni eventuale ipotesi di agganciamento.

Alla base della decisione vi è, dunque, un approccio “realistico”, che nel determinare i confini dell’ambito di protezione di un marchio fa riferimento a tutte le funzioni concretamente svolte dal marchio sul mercato, che la giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E. ha individuato non solo nella “tradizionale” funzione di indicazione di provenienza, ma anche in quelle di comunicazione, investimento e pubblicità (cfr: tra le molte, Corte di Giustizia U.E., 23 marzo 2010, cause riunite C-236/08 e C-238/08), e che sono tutte tra loro collegate.

In particolare, la funzione di strumento di comunicazione non riguarda solo le componenti «qualitative» del messaggio trasmesso, ma opera anche in relazione a quelle componenti suggestivo-evocative, la cui presenza fa sì che il consumatore venga attratto da un segno che agli occhi del pubblico, per usare le parole dei giudici milanesi, diventa un «elemento attrattivo e comunicazionale», perché evoca una determinata immagine che di conseguenza si riflette anche su prodotti altrui sui quali esso viene apposto (in dottrina, in questo senso si veda Galli, Funzione del marchio e ampiezza di tutela, Milano, 1996;  Franzosi, Sulla funzione del marchio e sul rischio di associazione, in Riv. dir. ind. 1999, II, 279; e ancora, in un’ottica comparatistica, anche Galli-Fratti, La contraffazione dei segni distintivi registrati e non registrati in Cina: la lunga marcia dalla tutela contro la confondibilità a quella contro il parassitismo, in Dir. Ind., 2014, III, 219).

Nel caso di specie, proprio la personalizzazione dei messaggi che due marchi, pur simili e quindi potenzialmente confondibili, trasmettono agli occhi del pubblico è stata valorizzata dalla sentenza in rassegna, che ha puntualmente rilevato che nell’uso concreto che ne è stato fatto il marchio “Urban Ring” richiama il «contesto urbano marginale e la città come luogo confronto fisico» e si fonda sulla metafora che accosta la difficile vita del pubblico giovanile nel contesto urbano dei nostri giorni alla prontezza fisica e intellettuale di un pugile sul ring, e che tale messaggio è opposto a quello ricollegato ai marchio attoreo “Ring”, che è invece strettamente collegato all’interpretazione del termine “ring” come «anello in senso stretto» e quindi come  indice di esclusività e selettività.

Il pubblico di riferimento è dunque in grado di percepire il  diverso significato espressivo che i due marchi in conflitto veicolano, che del resto è del tutto coerente con le rispettive diverse immagini di marca che le due imprese hanno costruito nel corso del tempo, il che per definizione esclude non solo la sussistenza di un potenziale rischio di confusione sull’origine imprenditoriale dei prodotti contrassegnati da tali segni (che, come insegna sempre la Corte di Giustizia U.E., dev’essere valutato in concreto sulla base delle modalità effettive di uso dei segni), ma anche ogni possibile agganciamento all’asserita “rinomanza” dei marchi della società attrice che, anche qualora fosse stata provata in giudizio, secondo i giudici milanesi, non potrebbe comunque «mai essere invocata retroattivamente».

La mancanza di confondibilità e di agganciamento tra i due marchi in conflitto dovuta alla diversificazione dei messaggi trasmessi, che di per sé ha sempre carattere assorbente, non è l’unica circostanza che è stata valorizzata dai giudici milanesi per escludere nel caso di specie la sussistenza della contraffazione.

Nella stessa prospettiva, la sentenza ha anche valorizzato la «pacifica convivenza tra i segni oggi in conflitto durata per molti anni», ritenendo che questa abbia nel tempo determinato «una diffusa consapevolezza della differente provenienza imprenditoriale, che esclude ogni rischio di confusione e quindi la possibilità di azionare i diritti di cui all’art. 20 lett. b) CPI».

Sotto questo profilo, particolarmente interessante e innovativo, la sentenza in commento, sulla scorta del pacifico insegnamento della giurisprudenza comunitaria già a partire dal noto caso Budweiser (Corte Giust. U.E., 22 settembre 2011, causa C-482/09), ha ritenuto che il principio della cd. «preclusione per coesistenza» debba trovare applicazione anche a prescindere dalla registrazione, il che comporta la necessità di verificare se la coesistenza tra due segni sul mercato per un rilevante periodo di tempo abbia determinato una situazione tale da non creare, o comunque non creare più, un pregiudizio alla funzione di indicazione di origine del marchio di cui viene richiesta la tutela. In questa chiave, la «preclusione per coesistenza» costituisce, quindi, un principio generale idoneo ad assorbire la stessa convalidazione, che in quest’ottica assume quindi una portata residuale, in quanto la prima opera anche a prescindere dalla sussistenza di tutti i presupposti richiesti per la convalida (e cioè in particolare, la buona fede del titolare del marchio posteriore al momento del deposito, l’avvenuta registrazione del marchio posteriore da convalidare, l’uso del segno nel territorio dello stato membro in cui il marchio anteriore è tutelato e, infine, la consapevolezza del il titolare del marchio anteriore dell’uso di tale marchio successivamente all’avvenuta registrazione: cfr. sulla preclusione per tolleranza, Trib. I grado U.E., 28 giugno 2012, causa T-133/09).

Ciò che rileva ai fini della «preclusione per coesistenza», dunque, non è la sussistenza dei presupposti previsti per la convalida del marchio, che vengono qui degradati a meri elementi da tenere in considerazione ai fini del giudizio di confondibilità, ma l’esistenza o meno di un concreto pericolo di confusione per il pubblico, che deve essere verificato prendendo in considerazione non il momento del deposito della domanda di marchio, ma il successivo momento in cui la tutela viene richiesta. 

Nessun elemento assumerebbe quindi un rilievo decisivo poiché, ai fini della «preclusione per coesistenza» ciò che conta è l’effetto che si realizza sul mercato, ossia il venir meno del rischio di confusione e ciò a prescindere dal fatto che il periodo in cui i marchi hanno convissuto sia maggiore o minore del quinquennio previsto ai fini della preclusione per tolleranza (cfr: Pennisi, Tutela del marchio e azioni ritardate: dalla preclusione per tolleranza alla preclusione per coesistenza, in Riv. Dir. Ind., 2015, I, 18).

Ovviamente queste conclusioni, senz’altro condivisibili, vanno integrate con la precisazione che la preclusione non riguarda solo la funzione di indicazione di provenienza, ma anche quelle ulteriori svolte dal marchio, ove la coesistenza sia idonea ad escludere anche ogni possibile pregiudizio alla rinomanza del marchio o indebito vantaggio del suo titolare.

 


Avv. AliceFratti
Avvocato in Milano, Studio IP Law Galli
Fonte: Il Quotidiano Giuridico