Tra un anno si aggiungerà ai marchi europei già esistenti una nuova tipologia di marchio.
Infatti, tra le nuove norme introdotte con il regolamento comunitario lo scorso marzo, ve ne è una, che entrerà in vigore tra poco meno di un anno (1 ottobre 2017), che prevede il così detto “marchio di certificazione”.

Si tratta di un marchio che potrà registrare ogni soggetto che si prefigga come scopo quello di certificare prodotti o servizi. Si deve tuttavia trattare di un soggetto che non commercializzi direttamente gli stessi, ma si limiti ad appurare che il marchio sia apposto solamente su prodotti o servizi che soddisfino certi standard dettati, a seconda dei casi, dal materiale, dal procedimento di fabbricazione, dalla qualità, dalla precisione o da altre caratteristiche.

Le qualità che il marchio di certificazione deve garantire devono essere esplicitate nel regolamento d’uso, che dovrà accompagnare la domanda di registrazione.

Per coordinare questa nuova tipologia di marchio con il “marchio collettivo”, il legislatore europeo ha previsto che, tra le caratteristiche che il “marchio di certificazione” potrà garantire, non vi è la provenienza geografica del prodotto o servizio.
È previsto inoltre che, non solo il depositante deve essere un soggetto che non commerci direttamente i prodotti o servizi contraddistinti, ma che tale caratteristica debba averla ogni eventuale successivo soggetto che volesse divenire titolare del marchio stesso a seguito di trasferimento.

In ragione del fatto che non è detto che tutte le legislazioni nazionali europee contemplino un istituto simile (per esempio, ad oggi, il “marchio di certificazione” non è previsto nella legislazione nazionale italiana), il regolamento prevede che la trasformazione di un marchio di certificazione, non potrà avvenire in quegli Stati europei che, tra le loro norme, non prevedono una figura equivalente.

L’intento del legislatore europeo è evidente: creare un marchio che possa essere atto a valorizzare caratteristiche di un prodotto o servizio che non derivino necessariamente dall’ubicazione geografica. Potrebbe essere il caso di prodotti realizzati con un materiale peculiare o sviluppati con un particolare procedimento o con specifica precisione. Per la valorizzazione di queste il legislatore stesso ha pensato ad un ente che si ponga al di sopra delle persone, fisiche o giuridiche, che possono concretamente utilizzare il marchio stesso, affinché costui svolga una suprema funzione di garanzia delle qualità promesse. - See more at: http://www.bugnion.it/marchi_det.php?m=Contributi&id=558&session_menu=Marchi,%20disegni%20e%20modelli#sthash.L8Ku5wB4.dpuf

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24658/2016 del 2 dicembre 2016 ha posto fine al contenzioso, che si protraeva ormai da diverso tempo, fra la multinazionale Bayer e la società italiana Industriale Chimica riguardante la produzione del drospirenone. La decisione affronta sia la questione della brevettabilità degli intermedi che quella della contraffazione per equivalenti, ed in merito ad entrambe le suddette questioni, spiace dirlo, si presta a critiche.

La vicenda era iniziata quando, nel 2005, Industriale Chimica aveva adito il Tribunale di Torino per vedere annullata la frazione italiana di un brevetto europeo di Bayer riguardante la produzione di drospirenone tramite un processo a due stadi e comprendente l’isolamento del prodotto intermedio IDROX. Più nel dettaglio, detto brevetto conteneva, inter alia, una rivendicazione 1 che proteggeva le specifiche del processo Bayer per ottenere drospirenone (che a sua volta comprendeva un passaggio consistente nella formazione dell’intermedio IDROX), e una rivendicazione 2 che proteggeva il prodotto intermedio IDROX di per sé. In primo grado, il Tribunale di Torino aveva concluso per la nullità parziale del brevetto Bayer. In particolare, il Tribunale aveva stabilito che la rivendicazione che proteggeva l’intermedio fosse nulla. Il Tribunale aveva respinto anche la domanda riconvenzionale di contraffazione svolta da Bayer, poiché il processo seguito da Industriale Chimica era asseritamente diverso da quello descritto alla rivendicazione 1 del brevetto Bayer (Tribunale di Torino, 14 gennaio 2011).

Più nel dettaglio, in primo grado il Tribunale di Torino aveva stabilito che, nonostante fosse indiscusso che il prodotto intermedio IDROX era nuovo ed inventivo, questo non fosse brevettabile poiché “non risulta […] avere di per sé una funzione autonoma e un’utilità concettualmente separabile dal procedimento di sintesi che conduce alla produzione di drospirenone”. La sentenza – asseritamente fondata su una giurisprudenza della Cassazione degli anni ’90 – non forniva motivazione soddisfacente a sostegno della conclusione che il prodotto intermedio IDROX non potesse essere rivendicato di per sé, anche alla luce della ovvia mancanza nella legge italiana di un principio secondo cui “funzione autonoma” o “utilità concettualmente separabile” sarebbero requisiti di brevettabilità. In effetti, la circostanza stessa che un prodotto – l’intermedio chimico – fosse utile per la realizzazione di un prodotto finale (il composto chimico finale) avrebbe dovuto costituire prova sufficiente dell’esistenza di industrialità, unico altro requisito sostanziale di brevettabilità oltre a novità e altezza inventiva. Benché criticata in dottrina da più parti, la decisione era stata confermata sul punto in secondo grado, dalla Corte d’Appello di Torino (decisione del 24 dicembre 2012).

La Corte di Cassazione ha ora ulteriormente confermato quest’orientamento, e quindi sancito in via definitiva la nullità della rivendicazione della frazione italiana del brevetto europeo di Bayer avente ad oggetto l’intermedio IDROX. La motivazione è molto simile a quella dei precedenti giudici, ma include qualche ulteriore approfondimento che ha se non altro il merito di chiarire quale sia l’origine delle conclusioni della Corte. In particolare, la Corte ha affermato che “L'intermedio, pertanto, quand'anche descritto e rivendicato come prodotto, resta parte integrante di un'invenzione di procedimento e come tale è tutelabile sempre e soltanto in quanto articolazione del procedimento brevettato”, e che la Corte d’Appello avrebbe correttamente ritenuto che “i caratteri di originalità, altezza inventiva ed utilizzabilità industriale di IDROX coincidessero con quelli del procedimento oggetto di brevetto, per l'appunto incentrato sulla produzione di drospirenone attraverso IDROX: diverso sarebbe stato in altri termini il discorso se l'IDROX avesse potuto essere impiegato non solo nel processo di produzione del drospirenone, ma anche di altri prodotti finali”. Sembrerebbe quindi che la Corte abbia adottato un’interpretazione secondo la quale – per ragioni non meglio precisate – la c.d. protezione “assoluta” di un nuovo composto chimico, quando detto nuovo composto chimico è un prodotto intermedio, non sarebbe possibile, con la conseguenza che il prodotto intermedio potrebbe essere protetto unicamente nel quadro del processo di produzione complessivo che conduce al prodotto finale. Ciò, tuttavia, sembra comportare quantomeno un’ingiustificata discriminazione dei nuovi intermedi chimici rispetto agli altri nuovi composti chimici, oltre che essere in contrasto con quanto stabilito dalla legge e dalla giurisprudenza, e affermato in dottrina che, anche in Italia, da tempo sostiene che gli intermedi chimici sono brevettabili di per sé.

Alla fine, la vicenda non si è conclusa del tutto negativamente per Bayer, poiché, in contrasto con quanto era stato deciso dal Tribunale in primo grado, la Corte di Cassazione ha confermato quanto stabilito dalla Corte d’Appello secondo cui, nonostante l’invalidità della rivendicazione 2, Industriale Chimica doveva essere considerata aver contraffatto la rivendicazione 1 del brevetto Bayer per equivalenti. In particolare, secondo la Corte, sebbene il processo complessivo seguito da Industriale Chimica fosse diverso da quello specificamente descritto alla rivendicazione 1 del brevetto Bayer (ed in particolare nonostante venisse utilizzato un catalizzatore del tutto diverso da quello del processo rivendicato), ciò che rilevava era che il processo seguito da Industriale Chimica passasse attraverso l’intermedio IDROX e che quest’ultimo costituisse “l’idea inventiva” del processo rivendicato. E’ probabilmente superfluo sottolineare come anche il ragionamento adottato dalla Corte per argomentare la contraffazione per equivalenti risulta insoddisfacente, ed in ogni caso non in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza italiana in materia che ruota attorno all’applicazione del c.d. “triple test”. Non ci si può esimere dal concludere che se la Corte avesse ammesso la brevettabilità dell’intermedio avrebbe potuto facilmente stabilire la contraffazione letterale della rivendicazione 2, con ciò evitando di scomodare la dottrina degli equivalenti e così aggiungere ulteriori motivazioni errate al quadro complessivo. E’ auspicabile che le importanti questioni della brevettabilità degli intermedi e della contraffazione per equivalenti siano presto chiarite e corrette nei casi a venire.

 


Avv. Daniela Ampollini
Studio Trevisan e Cuonzo
Fonte: Kluwer Patent Blog