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Brevettabilità del software e retroversione degli utili solo parziale (nel caso di contraffazione di brevetto che copre aspetti marginali di un prodotto)

Scritto da Riccardo Fruscalzo Il .

RICCARDO FRUSCALZO

Con sentenza del 3 gennaio 2017, la Corte d'appello di Torino si è pronunciata in un lungo e complesso contenzioso brevettuale, vertente sulla validità e contraffazione di brevetti concernenti una guida elettronica di programmi (Electronic Program Guide - EPG) per la televisione digitale e satellitare. La tecnologia brevettata riguardava un sistema per la selezione di canali televisivi, utilizzabile in televisori, decoder e altri simili dispostivi atti a ricevere il segnale analogico o digitale.

Gli asseriti contraffattori avevano contestato la validità dei brevetti di causa, tra l'altro, sul rilevo che l'oggetto del brevetto sarebbe stato costituito da software in quanto tale e perciò non suscettibile di brevettazione. Il titolare dei brevetti aveva inoltre domandato il risarcimento del danno causato dalla contraffazione, da calcolarsi anche sulla base degli utili percepiti dai contraffattori con la vendita dei decoder in contraffazione dei brevetti di causa.

 

La brevettabilità del software

La Corte d'appello ha accertato la validità dei brevetti di causa, osservando che un programma per computer deve ritenersi suscettibile di protezione brevettuale ogniqualvolta vi sia "un effetto tecnico che va oltre la normale interazione fisica generata da un programma in esecuzione su un elaboratore". Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che l'effetto del programma non fosse limitato alla mera presentazione di informazioni ma piuttosto consistesse in "un particolare modo di commutare da una guida elettronica a griglia ad una a canale singolo secondo certe modalità ben definite, quindi una particolare ed efficace interazione uomo-macchina". Alla luce di ciò, la Corte ha altresì osservato che l'arte nota costituita da guide per programmi in formato cartaceo non potesse anticipare l'invenzione, perché non affrontava lo stesso problema tecnico (identificato nella previsione di una migliorata interazione tra la macchina e l'uomo nella selezione di canali televisivi).

 

Retroversione degli utili

Il titolare del brevetto aveva domandato il risarcimento del danno anche per mezzo della restituzione degli utili conseguiti dal contraffattore tramite la vendita dei decoder in cui la tecnologia brevettata era impiegata. Gli asseriti contraffattori avevano eccepito che la retroversione dell'intero utile sarebbe stata esorbitante, giacché i brevetti di causa proteggevano solo aspetti tecnici secondari dei prodotti in questione. Né la tecnologia sarebbe stata indispensabile per il funzionamento dei dispostivi, né avrebbe potuto ritenersi tale ai fini dell'apprezzamento commerciale dei consumatori. Certamente vi sarebbero stati dei vantaggi tecnici collegabili alla tecnologia brevettata; tuttavia, appariva inverosimile che questi avrebbero potuto motivare l'acquisto dei prodotti. Veniva perciò chiesta la riforma della decisione di primo grado nel punto che aveva ordinato la restituzione dell'utile integrale generato dai prodotti in contraffazione.

La Corte ha osservato in punto di fatto che nel caso sottoposto al suo esame "la produzione ed il funzionamento di un decoder per il sistema digitale terrestre non richiedono necessariamente la riproduzione degli insegnamenti dei brevetti delle convenute e che ben possono avvenire senza interferire con tali privative [e che pertanto]. le tecnologie oggetto dei brevetti non sono essenziali; [e] non sono neppure difficilmente sostituibili".

Ciò detto, secondo la Corte l'utile da restituire è solo quello imputabile alla contraffazione di brevetto: "è ragionevole ritenere che l'art. 125 c.p.i. non introduca alcun danno punitivo, e considerare la restituzione degli utili come uno strumento in grado di assicurare un ristoro effettivo della vittima, attraverso la condanna dell'autore dell'illecito alla restituzione degli utili percepiti in conseguenza della violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Risulta fuorviante attribuire valore punitivo al rimedio in questione, come se ci si riferisse ad una sanzione dimostrativa per il danneggiante applicata semplicemente per la commissione dell'illecito, indipendentemente dagli effetti negativi prodotti dalla condotta". Secondo la Corte d'appello, la restituzione dell'intero utile sarebbe giustificabile "nel caso in cui il brevetto debba considerarsi essenziale ai fini della funzionalità del prodotto il criterio fondato sull’utile dell’intero prodotto potrebbe essere corretto. Ed anche nel caso in cui vi fosse prova della particolare appetibilità sul mercato di una funzionalità coperta da privativa inserita in un prodotto, ancorché non essenziale tecnologicamente ma commercialmente, potrebbe farsi riferimento all’intero utile del prodotto".

Nelle circostanze in esame, la Corte ha ritenuto che "l’utile dell’intero prodotto decoder costituisce indubbiamente una overcompensation rispetto sia al risarcimento del danno subito dal titolare del brevetto ma sia anche tenendo presente il parametro dell’arricchimento senza causa, posto che l’arricchimento conseguito dal contraffattore, dipendente dalla contraffazione, non coincide certo con tutto l’utile del prodotto ma casomai con quella quota dello stesso ricollegata causalmente con la violazione della privativa".

 

Commento

Sebbene la brevettabilità del software sia stata (e tuttora sia) una questione molto dibattuta, vi sono solo pochi precedenti che hanno affrontato la questione nella giurisprudenza italiana. A questo riguardo, la Corte d'appello di Torino ha aderito all'orientamento espresso dall'EPO in materia di brevettabilità del software.

La decisione in esame affronta inoltre la questione della restituzione dei profitti nel caso in cui vi sia una contraffazione di brevetto riguardante un aspetto tecnologico secondario, statuendo il principio che il titolare del brevetto, in tali circostanze, avrebbe diritto a una restituzione solo parziale dei profitti realizzati dal contraffattore. Sebbene la motivazione della decisione poggi sulla regola di carattere generale che è necessario provare il nesso causale del danno anche per quanto concerne il suo ammontare, in caso di contraffazione di brevetto non è sempre facile (e non di rado è invero impossibile) determinare con precisione la quota di profitto attribuibile a un particolare aspetto della tecnologia utilizzata.

Vale la pena di notare che la regola stabilita dall'articolo 125 del Codice della Proprietà Intellettuale trova applicazione anche nel caso di violazione di altri diritti di proprietà industrial (ad es. di marchio, design e know-how), sicché il precedente in questione potrebbe avere un rilievo che si estende oltre la sola materia brevettuale.

La decisione non è ancora definitiva e perciò potrebbe non aver detto l'ultima parola nel contenzioso in questione.

 


Avv. Riccardo Fruscalzo
Senior Associate
Hogan Lovells Studio Legale