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Contraffazione di modelli e responsabilità nell’illecito di società parti di una “unica entità economica”

Scritto da Ilaria Gargiulo Il .

ILARIA GARGIULO

Con sentenza del 12 aprile scorso, i Giudici milanesi hanno riconosciuto la contraffazione dei modelli comunitari registrati aventi ad oggetto la forma della calzatura “Marta”, di titolarità della Strategia S.r.l., da parte delle convenute.

Il Tribunale ha altresì disposto nei confronti delle convenute l’inibitoria alla fabbricazione, importazione, esportazione, commercializzazione e pubblicizzazione delle calzature interferenti con i design azionati, con penale prefissata e ordine di ritiro dal mercato, a cura e spese delle società convenute, rispettivamente titolare del marchio apposto sulle calzature contestate, e licenziataria e responsabile dell’attività di commercializzazione e distribuzione. 

Il confronto tra il design dell’attrice e il prodotto delle convenute evidenziava “un’assoluta coincidenza del carattere individuale, ossia l’impressione generale prodotta nell’utilizzatore informato, senza alcuna reale discontinuità”.

Nell’eccepire la carenza di legittimazione passiva, la società titolare del marchio aveva sottolineato la propria estraneità alle attività legate ai prodotti contestati. Il Tribunale, dopo aver ricordato che il concorso di più soggetti nell’illecito può essere anche di mera natura ideativa ha evidenziato come, nel caso in esame, le convenute possano essere considerate società collegate e appartenenti a un’unica realtà economica “ipotesi in relazione alla quale i presupposti per l’estensione della responsabilità da una all’altra società sono meno stringenti rispetto ai criteri generali”.

A tal proposito ha posto in evidenza come non sia sufficiente che il capitale sociale delle due entità sia detenuto dai medesimi soggetti ma occorra verificare la sussistenza di vincoli contrattuali o di flussi informativi o ancora di interferenze da parte di una delle società in tutte quelle scelte che possono “avere ripercussioni sul comportamento di mercato” dell’altra (quali, ad esempio, quelle relative alla definizione di programmi e strategie aziendali).

Al verificarsi di tali circostanze, l’illecito risulterà in capo a ciascuna società perché “perché la condotta è riferibile ad entrambe in quanto unico soggetto economico” e non in quanto vi sia stato un concorso o un’istigazione nell’illecito in concreto.

Nel caso in esame, il Collegio si è pronunciato in favore di tale ipotesi in quanto: la società titolare del marchio risultava anche socia di maggioranza della licenziataria per cui esercitava sicuramente attività di controllo, direzione e coordinamento; la due società avevano il medesimo indirizzo di sede legale e facevano capo alle medesime persone fisiche, a  riprova di una connessione nell’attività di gestione delle convenute; il marchio apposto sui prodotti contestati coincideva con la denominazione sociale della licenziataria; la titolare del marchio non aveva interrotto il collegamento tra la propria privativa e la condotta illecita anche dopo l’instaurazione del giudizio, continuando a incassare le royalty sul marchio e quindi sfruttando a proprio vantaggio la vendita dei prodotti contraffattori.

Accertata la validità dei modelli di parte attrice e la contraffazione degli stessi, il Tribunale ha quindi condannato in solido le convenute al risarcimento dei danni.

La sentenza esaminata si inserisce in quel filone di giurisprudenza costante in tema di contraffazione che, se realizzata da più soggetti in concorso tra loro, avrà come conseguenza una responsabilità solidale degli stessi (tra le altre, Trib. Torino 19.11.2012 e Trib. Milano 22.04.04 in cui era stata considerata legittimata passiva la società capogruppo che esercita un’attività di controllo rispetto alla società figlia direttamente responsabile dell’illecito). Nei rapporti interni tra soggetti obbligati in solido al risarcimento del danno, il diritto di regresso sarà poi commisurato alla gravità della rispettiva colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

 


Avv. Ilaria Gargiulo
Studio Legale Milalegal - Mina Lanfranconi & Associati