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Corte di Giustizia: la tutela della denominazione sociale si estende all'attività commerciale effettivamente esercitata

Scritto da Elena Cantelmi Il .

ELENA CANTELMI

Con sentenza del 5 aprile 2017 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito, confermando in fase di impugnazione la precedente decisione del Tribunale dell’UE, che "una società, sulla base della protezione accordata alla denominazione sociale dalle norme sulla proprietà industriale, può opporsi alla registrazione di un marchio che leda tale diritto solo relativamente a quei prodotti o servizi ricompresi nell’attività effettivamente esercitata sotto tale nome alla data della domanda di registrazione del marchio contestato".

 

Il contesto normativo su cui si fonda tale decisione (procedimento C-598/14 P, EUIPO - Forge de Laguiole/Szajner) è contenuto nel regolamento CE 207/2009, ai seguenti articoli:

  • art. 8, paragrafo 4, che recita: "In seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa dell’Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno

a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio dell’Unione europea, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio dell’Unione europea;

b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo".

  • art. 53, paragrafo 1, lettera c), il quale prevede che: "Su domanda presentata all’Ufficio, o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo allorché esiste un diritto anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo";

e nel Code de la Proprieté Intellectuelle (Codice della Proprietà Intellettuale francese), il cui articolo L. 711-4, stabilisce che: "Non può essere adottato come marchio un segno che violi diritti anteriori, e segnatamente

b) una denominazione o ragione sociale, qualora sussista un rischio di confusione per il pubblico".

 

Questi i fatti:

In data 22/07/2005 la Forge de Laguiole SARL presentava una domanda di nullità parziale per rischio di confusione avverso tutti i  prodotti  del marchio Laguiole (registrato in data 17/01/2005 per i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 e 38 della Classificazione di Nizza).  La divisione di annullamento dell’EUIPO respingeva la domanda di nullità.

Avverso tale decisione la Forge de Laguiole SARL presentava ricorso.

La prima commissione di ricorso dell’EUIPO accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando la nullità del marchio Laguiole per i prodotti delle classi 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34, mentre respingeva il ricorso per i servizi relativi alla classe 38. Tale decisione era basata sulla considerazione che, secondo la giurisprudenza francese, una denominazione sociale era protetta per tutte le attività coperte dal suo oggetto sociale ma tale protezione era limitata alle attività effettivamente e concretamente esercitate quando l’oggetto sociale era impreciso o le attività esercitate non erano coperte dall’oggetto sociale stesso.

Nel 2011 il Sig. Szajner, titolare del marchio Laguiole, presentava ricorso al Tribunale UE, diretto all’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO e fondato sull’esistenza di un diritto anteriore (in base a quanto stabilito dall’art. 53, par. 1, lett. c) del regolamento 207/2009 in combinato disposto con l’art. 8, par. 4 dello stesso regolamento).

Il Tribunale UE, con sentenza del 21 ottobre 2014, confermava l’annullamento del marchio Laguiole per sussistenza del rischio di confusione solo per i prodotti rientranti nelle classi 8, 16, 21 e 34, mentre annullava la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO nella parte in cui essa aveva riconosciuto l’esistenza di tale rischio per gli altri prodotti, in quanto la Forge de Laguiole non aveva mai esercitato attività commerciale nei settori rientranti in tali classi di prodotti.

Fondamentale l’ammissione da parte del Tribunale UE della sentenza del 10 luglio 2012 della Cour de Cassation (Corte di Cassazione francese), invocata come prova dal ricorrente ed ammessa dal Tribunale UE di interpretazione dell’art. L. 711-4 CPI.

Alla luce di tale sentenza, che secondo il Tribunale UE "è applicabile nell’ambito delle controversie relative all’applicazione dell’articolo L. 711-4 del Code de Proprieté Intellectuelle, nonostante sia stata emessa in data successiva alla decisione impugnata, poiché si è limitata a chiarire una situazione giuridica controversa", "la denominazione sociale beneficia di una protezione unicamente per le attività effettivamente esercitate dalla società e non per quelle elencate nel suo statuto".

Insoddisfatto dalla sentenza del Tribunale UE, l’EUIPO, sostenuto dalla Forge de Laguiole, si rivolgeva alla Corte di Giustizia UE, la quale rilevava, in primo luogo, che nella valutazione della protezione della denominazione di una società da parte del diritto nazionale di uno Stato membro il Tribunale deve applicare le norme del diritto nazionale come interpretate dai giudici nazionali alla data in cui emette la propria decisione. Di conseguenza, secondo la Corte, il Tribunale ha correttamente concluso che la Forge de Laguiole può avvalersi della protezione accordata dalle norme che tutelano la proprietà intellettuale unicamente per le attività effettivamente esercitate alla data di deposito del marchio contestato.

 


Dott.ssa Elena Cantelmi