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E’ legittimo registrare un marchio dell’UE la cui componente denominativa coincide con quella già registrata come marchio collettivo?

Scritto da Annalisa Spedicato Il .

ANNALISA SPEDICATO

A questa domanda ha risposto la CGUE offrendo precisazioni in merito alla funzione dei marchi collettivi, in un caso in cui un’impresa aveva utilizzato e registrato come elemento denominativo di un marchio dell’UE nel settore dell’abbigliamento intimo femminile un termine già registrato da un’associazione come marchio collettivo dell’UE in un  settore completamente diverso.

La titolare del marchio collettivo si era opposta alla registrazione davanti all’EUIPO che aveva rigettato la domanda di nullità di marchio; l’associazione, a quel punto, si era rivolta al Tribunale dell’UE che a sua volta non ne aveva accolto le ragioni.

Secondo l’associazione, il marchio doveva ritenersi nullo in quanto, in base all’eccezione prevista dall’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (oggi regolamento n. 2424/2015), i membri di un’associazione hanno il diritto di monopolizzare in tutti i settori il segno designato con un marchio collettivo dell’Unione Europea. Diversamente invece il Tribunale riteneva che la funzione essenziale dei marchi collettivi dell’UE, compresi quelli costituiti da un’indicazione che designa la provenienza geografica dei prodotti contrassegnati, non differisce da quella dei marchi individuali dell’Unione e che, nel caso di specie, l’esistenza di un rischio di confusione doveva ritenersi esclusa, poiché i prodotti e i servizi in conflitto non erano né identici né simili.

 

La decisione della CGUE

A tal proposito, la CGUE (cause riunite da C‑673/15 P a C‑676/15 P; sentenza del 20 settembre 2017) ha precisato che l’art. 8, par. 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 è applicabile ai marchi collettivi dell’UE ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 3, del medesimo regolamento; lo stesso art. 8 infatti prevede che, su opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa della sua identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi che i due marchi designano, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Secondo un orientamento oramai costante della Corte Europea, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il rischio di confusione presuppone due condizioni da considerare in senso cumulativo:

  1. identità o somiglianza tra il marchio di cui si chiede la registrazione e il marchio anteriore;
  2. identità o somiglianza tra i prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione e quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato, somiglianza che va valutata tenendo conto della loro natura, della loro destinazione, del loro impiego nonché della loro concorrenzialità o complementarità.

In base a tali considerazioni, quindi, la funzione dei marchi collettivi dell’Unione Europea, consistenti in segni o in indicazioni che, in commercio, possono indicare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, non differisce da quella dei marchi d’impresa: la funzione del marchio collettivo non è infatti quella di indicare l’origine geografica collettiva di tali prodotti e di tali servizi, bensì quella di riconoscere i segni che differenziano i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione che ne è titolare da quelli di altre imprese; l’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, applicabile ai marchi collettivi ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 3, del medesimo regolamento, prevede, peraltro, che possono costituire marchi dell’Unione Europea soltanto segni atti a distinguere l’origine commerciale dei prodotti o dei servizi sui quali tali segni sono apposti.

A tal proposito, è chiaro che la funzione essenziale del marchio in generale, sia esso individuale che collettivo, è quella di consentire ai consumatori di identificare il prodotto/servizio identificato dal marchio come proveniente da una determinata impresa (o associazione, nel caso di marchio collettivo) e quindi di distinguere tale prodotto/servizio da quelli di altre imprese e, anche se la Corte, in più occasioni, ha riconosciuto che un marchio può avere funzioni diverse da quella di indicatore d’origine, anch’esse meritevoli di tutela contro violazioni da parte di terzi, quali quelle di garantire la qualità del prodotto o del servizio su cui è apposto, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità, ha sempre ribadito che la funzione primaria del marchio resta quella di indicazione d’origine (v., in tal senso, sentenze del 23 marzo 2010, Google France e Google; Interflora e Interflora British Unit, C‑323/09).

 

Marchi collettivi e marchi individuali: un’identica funzione

Essendo quindi il marchio collettivo pur sempre un marchio, la sua funzione essenziale è quella di garantire l’origine commerciale collettiva dei prodotti venduti con tale marchio e non quella di garantire la loro origine geografica collettiva. A tal riguardo, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle categorie di prodotti o di servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti, anche come marchi collettivi o all’interno di marchi complessi o grafici. Tale disposizione non consente, quindi, che segni o indicazioni di tal genere siano riservati a una sola impresa in ragione della registrazione di tali segni o indicazioni come marchio individuale.

 

Marchi collettivi e indicazioni geografiche: una funzione diversa

In relazione alla funzione attribuita alle indicazioni geografiche dagli accordi TRIPS, poi, la Corte constata che dette indicazioni geografiche, da un lato, e i marchi collettivi dell’Unione Europea composti da segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a segnalare la provenienza geografica di prodotti e di servizi, dall’altro, sono segni che rientrano in regimi giuridici distinti e perseguono scopi differenti. Così, mentre il marchio dell’Unione Europea è, ai sensi del regolamento sul marchio dell’UE, un segno idoneo a distinguere l’origine commerciale di prodotti o servizi, l’indicazione geografica è, secondo l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012, una denominazione che identifica il prodotto come originario di una determinata area geografica, alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una qualità, la reputazione o un’altra caratteristica e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

La possibilità che il pubblico possa ritenere che i prodotti e i servizi contraddistinti dai segni in conflitto abbiano la medesima provenienza geografica non può costituire un fattore rilevante per determinare la loro identità o somiglianza.

 

Concludendo…

Alla luce delle precedenti considerazioni, la CGUE puntualizza che la funzione essenziale di un marchio collettivo dell’Unione Europea è quella di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione che ne è titolare da quelli di altre imprese, e non quella di distinguere tali prodotti in funzione della loro origine geografica, pertanto è valida la registrazione come marchio dell’UE di una denominazione verbale identica a quella registrata da un’associazione come elemento di un marchio collettivo, quando non c’è identità o somiglianza tra i prodotti/servizi commercializzati dai due soggetti giuridici, non sussistendo un rischio di associazione o confusione per il pubblico.

 


Annalisa Spedicato
Avvocato, si occupa di diritto della Proprietà Industriale e Intellettuale, Diritto dei Nuovi Media, Dati Personali. Area legale “MACROS”