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Si muove o non si muove?

Scritto da Stefano Sandri Il .

AMAZON ha chiesto all’EUIPO la registrazione di questo marchio di movimento:

L’esaminatore ha detto di no, la Commissione dei ricorsi (R 820/2017-2, 27/11/2017), ha invece detto di sì.

È da notare che la decisione è successiva all’entrata in vigore del 1 ottobre prevista per il nuovo regolamento (EUTMR 2017/1001) e relativi regolamenti Delegati ed Esecutivi, ma il ricorso alla Commissione è stato presentato prima, e cioè il 25 aprile 2017. Si poneva quindi preliminarmente un problema di diritto transitorio che peraltro il Regolamento Delegato chiaramente risolve all’art. 81, 2, lett. a): “gli articoli da 2 a 6 non si applicano agli atti di opposizione proposti prima della suddetta data”.

Viceversa, l’odierna decisione ignora completamente il problema, che pure è stato espressamente trattato dalla stessa Seconda Commissione poco prima nel caso degli esagoni color porpora, da me commentato nell’Avviso “E pur si muove...” a cui rimando. Dunque, il Regolamento 2017/1001 non poteva essere applicato, per cui appare fumoso e ambigua la dichiarazione all’inizio della motivazione, §9:” All references made in this decision should be seen as references to the EUTMR 2017/1001, codifying EUTMR 207/2009 as amended, unless specifically stated otherwise in this decision.”

A seguire, la decisione seguirà, infatti, i riferimenti in questione, ma solo formalmente, dal momento che nel merito, applicherà la normativa precedente alla Riforma, e quindi continuerà a parlare di rappresentazione grafica citando le nuove disposizioni dell’art. 4 EUTMR che – come sappiamo – l’ha abolita.

Insomma, un pasticciaccio brutto che, però, non impedisce di commentare la sostanza della pronuncia. Secondo il testo originario dell’art. 4 - inizia la decisione - possono costituire marchi i segni che, a parte l’idoneità distintiva, sono capaci di essere rappresentati graficamente, rendendo possibile il segno di essere rappresentato visualmente attraverso immagini, linee o caratteri, in modo da essere identificato con precisione (§ 15). Lo scopo di questo requisito è noto: permettere all’Ufficio e agli utenti di capire di quale marchio si tratti.

Per la verità, la sequenza dei cinque anelli colorati non mi pare, così com’è, che permetta di capire immediatamente e senza impiegare una buona dosa di immaginazione e razionalità (§ 19) come questo marchio di movimento funziona. L’esaminatore, infatti, aveva obiettato che dalla rappresentazione non emergeva alcuna informazione sulla direzione, la velocità, la durata, e - aggiungerei - gli intervalli spazio-temporali tra gli anelli e le modalità quantitative-qualitative del cambiamento dei toni del colore. Né era di molto aiuto la descrizione (che ora è diventata facoltativa nel nuovo regime) secondo la quale

“‘The mark consists of a motion mark consisting of a flowing circular blue ring. The colour(s) blue is/are claimed as a feature of the mark. The white circular disc inside the ring is not claimed as a feature of the mark, and is intended to show background only.

Oltre tutto, la semplice indicazione del color blu è palesemente erronea e fuorviante, perché il colore che figura all’ultimo anello non è il blu, ma il viola che è un colore cd. secondario perché risulta dalla unione di due colori primari, il blu e il rosso.

L’AMAZON, rispondendo alle obiezioni, ha cercato di metterci una pezza, aggiungendo un po’ di freccette:

Ma l’esaminatore è rimasto sulle sue. La Commissione, invece l’ha vista diversamente.

In particolare, sarebbe stato proprio il diagramma riportato che avrebbe consentito di evidenziare l’estensione del colore blu dalla l’alto, lasciando progressivamente spazio all’arrivo del viola, fino a colmare interamente il quarto e ultimo anello. Di conseguenza, “the mark, with the original description, is sufficient to justify the title of a ‘movement mark’.” (§26). Ci si può stare.

Ma il riferimento all’original description lascia perplessi. Come visto, infatti, la descrizione allegata alla domanda di registrazione è quella che ho sopra riportata, che non comprende affatto le ulteriori spiegazioni fornite nel diagramma. Lo stesso esaminatore aveva rilevato che quelle osservazioni “do not form part of the file as filed. Nor will the arrows (le frecce) be visible to the consumers” (§ 6). Sul punto, la decisione tace. Ma se nel Registro di pubblicazione dei marchi appare la rappresentazione del marchio così com’è, a meno che non mi sbagli, appare difficile ammettere che il marchio di movimento nel caso in esame soddisfi le condizioni della rappresentazione grafica richieste dal citato Art.4, facendo leva su delle spiegazioni aggiuntive e tardive.

D’altro canto, non può non considerarsi, in prospettiva e nella ratio del legislatore comunitario, che se ora i segni potranno rappresentarsi in qualsiasi forma, è pur vero che l’obbiettivo- anche quello non più in vigore - è quello di un sistema in cui “what you see is what you get” (quello che vedi è quello che ottieni) con l’obiettivo di rendere più chiare, accessibili e facili da cercare le iscrizioni nel registro dei MUE.

Se quindi l’argomento principale della Commissione per l’ammissibilità del marchio dell’AMAZON è tratto da un’informazione che potrebbe non comparire nel registro – sempre che, ripeto, questa asserzione dovesse rivelarsi esatta – mi pare che bisognerebbe rifletterci sopra.

Che, comunque, la Commissione avesse qualche dubbio, è evidenziato dal fatto che sulla distintività abbia rinviato al nuovo esame dell’esaminatore, pur avendo tutti gli elementi utili per decidere essa stessa.

Insomma, non è semplice capire se un marchio si muove e dove va. Ma la possibilità di inviare oggi un bel video, credo semplificherà ora il problema, e di un bel po’.

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