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I diversi gradi della distintività del marchio

Scritto da Stefano Sandri Il .

La decisione UIBM 25/09/2015, n. 232, BIODERMA/BIODHARMA, ora pubblicata, mi ha permesso di prender posizione, essendone l’estensore, sui criteri di accertamento della distintività di un marchio, specie se di natura forte o debole, tentando di correggere una interpretazione decisamente tralatizia e astratta che la Commissione dei ricorsi sembrava aver preso nella sua prima giurisprudenza nei procedimenti di opposizione.

È noto per giurisprudenza consolidata (da SABEL/PUMA) che nel giudizio sulla confondibilità tra i marchi occorre tener presente tutte le circostanze pertinenti e rilevanti, a cominciare dal grado di distintività del marchio anteriore. La nostra Cassazione, quindi, (CASS. 6193/08) ha ricordato che l'accertamento della confondibilità va condotto senza omettere l'esame relativo alla natura 'forte' o 'debole' del marchio esaminato (in tal senso espressamente Sentenza CR 05/2014, 11/11/2013), con la conseguente minore tutela del secondo di fronte alle varianti presenti nel marchio del concorrente. Cosa si intenda per marchio forte o debole è comunque da tempo acquisito.

Questa posizione, per così dire classica, ha peraltro portato nel corso del tempo alla radicalizzazione astratta della distinzione, che ha suscitato l’indifferenza nella giurisprudenza comunitaria verso questa polarizzazione, e, nella dottrina nazionale, a una ferma reazione (già anticipata nel mio Percepire il marchio, del 2007), che vorrei sintetizzare nelle osservazioni di esemplare chiarezza di Adriano VANZETTI: “La dottrina più autorevole ha osservato che in realtà non esistono due categorie separate di segni forti e segni deboli, ognuna con una propria tutela standard, e come non sia corretto, dopo aver attribuito in astratto una certa ampiezza di tutela alla categoria dei marchi forti e un altro, più ridotto, ambito di tutela ai marchi deboli, incasellare meccanicamente i marchi oggetto di giudizio nell’una o nell’altra categoria, facendo da ciò dipendere  l’esito del giudizio di confondibilità: proprio perché in questo modo si finisce per compiere un giudizio che non è affatto aderente  allo specifico grado distintivo  del marchio e che rischia di  portare a negare la confondibilità quando essa in concreto esiste , e viceversa …si dovrà invece procedere a una analisi caso per caso del grado di capacità distintiva in concreto posseduto dal marchio alla data rilevante, senza che si possa o si debba ricorrere a classificazioni vincolanti  scala continua da un minimo ad un massimo di distintività “ (VANZETTI Adriano, Codice della Proprietà Industriale, 2013, p.340 ss., con ampi richiami della giurisprudenza di merito e di altri Autori). 

Questa visione pragmatica del gradiente della distintività (FLORIDIA) trova autorevole conferma nella giurisprudenza nord-americana, in cui la Corte Suprema ha avuto modo di affermare da tempo che “marks may be classified in five categories of increasingly distinct marks: (i) generic; (ii) descriptive; (iii) suggestive; (iv) arbitrary, or (v) fanciful. Suggestive marks, arbitrary marks, and fanciful marks are entitled to immediate protection, as they are inherently distinctive. On the other hand the remaining two kinds of mark can obtain protection if they acquire distinctiveness (or a so called secondary meaning) and are therefore act as a source identifier” (Abercrombie & Fitch Inc. v. American Eagle Outfitters Inc., 280 F.3d 619. 629 (6 Cir. 2002) Supreme Court, 13). Da qui, la distinzione tra inherent distintiveness e acquired distinctiveness (attraverso il secondary meaning), fatta propria anche da noi, ma in modo discorsivo, e non sistematico. Tant’è vero che nelle motivazioni delle mie decisioni – che poi dovrebbero fare da apripista all’UIBM  –  troverete sempre al primo posto l’analisi e valutazione della struttura dei segni che mi sono da sempre apparsi come punti di chiarezza preliminari a ogni discorso sulla confondibilità tra i segni., insieme alla corretta identificazione del pubblico rilevante (alla cui impressione generale occorre far in ogni caso riferimento)

La scala del gradiente di distintività parte sempre da un minimo di distintività, senza la quale sarebbe, del resto, impossibile configurare alcun secondary meaning, inteso come forma di convalidazione a posteriori di un marchio che, all’origine, non può di per sè essere nullo: ciò che non c’è, evidentemente,  non potrebbe essere resuscitato.

Quest’ultima osservazione mi induce a sottolineare che non bisogna confondere la presenza di un minimo di distintività  con l’incapacità intrinseca (anche qui si tratta di un fatto strutturale) del segno a funzionare come marchio, per la ragione fondamentale che non è idoneo di per sé ad esercitare alcuna funzione comunicazionale, quello che in primo luogo interessa una impresa quando ricorre all’utilizzo del marchio per comunicare i suoi messaggi al consumatore.

E’ il caso dei marchi “eccessivamente semplici”, quali quelli rappresentati da linee o figure geometriche di base, su cui mi sono giù intrattenuto nell’Avviso ai naviganti, Marchi e segni eccessivamente semplici (con il permesso di KANDISKY), al quale si aggiunge la recente sentenza T-130/16, 31/01/2017, per il segno   che il Tribunale erroneamente sanziona sotto l’impedimento assoluto dell’art. 7, 1, lett.b) (assenza di distintivitò), dopo aver – contraddittoriamente,  accertato che il segno “ non può, in quanto tale, trasmettere un messaggio che possa essere ricordato dai consumatori”, situazione che palesemente ricorre sotto il diverso disposto dell’art. 4.

Venendo ora alla decisione in commento, spero che risulteranno chiari e coerenti tutti i passaggi che traducono in motivazione i costrutti giuridici che ho ricordato. Innanzi tutto, l’esame strutturale del segno dell’opponente rivela che nella fattispecie occorre considerare che i termini BIO e DERMA non sono semplicemente accostati, come nei marchi c.d. di insieme (CASS. N.1249, 18/01/2013), ma risultano in un neologismo non privo di un minimo di originalità e distintività (punto 13).

La distintività tuttavia, "è soltanto un elemento tra altri che intervengono al momento di tale valutazione (confondibilità)." (14).  Si trattava quindi di considerare, nel concorso di tutte le circostanze rilevanti e pertinenti (distintività intrinseca o acquisita attraverso l'uso in commercio, attenzione e percezione del pubblico rilevante, identità/affinità tra i prodotti, comparazione visiva, fonetica e concettuale tra i segni, modalità della distribuzione e dell'offerta al pubblico, impressione globale del pubblico) se fosse prospettabile un rischio di confondibilità quanto alla origine dei prodotti contrassegnati (11). Pertanto, sono stati valutati l’impatto dello scarto temporale-spaziale nella memoria del consumatore (15), il processo di sedimentazione e semplificazione delle tracce mnestiche (16), il fattore d’interdipendenza tra i prodotti e i segni (17).

Traendone le debite conclusioni.

 

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