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Guida pratica alla registrazione dei marchi

Tags: marchi

Dott.ssa Elena Cantelmi


Sommario

1.  La funzione del marchio
2.  Le fonti normative
3.  I requisiti di registrabilità
4.  Impedimenti alla registrazione
5.  I soggetti legittimati al deposito
6.  Estensione territoriale della tutela: il marchio nazionale, comunitario e internazionale
7.  Il deposito di un marchio


1.    La funzione del marchio

Il marchio è il principale tra i segni distintivi disciplinati dal legislatore.

Esso consiste nel segno atto a distinguere i beni e/o i servizi di un’impresa da quelli offerti sul mercato dagli altri operatori di settore.

Quella distintiva è la principale e più tradizionalistica delle funzioni del marchio, desumibile da una serie di norme: l’art. 2569 c.c., il quale stabilisce che “chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato”; l’art. 7 c.p.i. che, nella sua ultima parte richiede che i segni debbano essere “atti a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”; l’art. 13 c.p.i., che invece annovera tra gli elementi essenziali del marchio il suo carattere distintivo, elencando le ipotesi di mancanza dello stesso al fine di individuare i segni che non possono essere registrati.

Alla funzione distintiva corrisponde una sorta di diritto di esclusiva (o di monopolio) in capo al titolare, il quale può vietare l’utilizzo del segno senza il suo consenso, in particolar modo quando tale utilizzo possa provocare un rischio di confusione per il pubblico.


2.    Le fonti normative

Fonti normative in materia di marchi si rinvengono sia nella legislazione interna, sia nel diritto comunitario e sia nelle convenzioni e trattati internazionali.

Nel diritto interno i marchi sono regolati dagli artt. 2569-2574 c.c. e da numerose disposizioni del Codice di Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, modificato con d.lgs. 131/2010), il quale si completa con le norme contenute nel regolamento di attuazione (d.m. 13 gennaio 2010, n. 33).
A livello comunitario la direttiva CEE 89/104, sostituita dalla direttiva 2008/95/CE contiene disposizioni per l’armonizzazione dei diritti nazionali degli Stati membri, mentre il reg. UE 207/2009 (che ha sostituito il precedente reg. CE 40/94) contiene le disposizioni relative ai marchi comunitari. A questo si aggiunge il regolamento di attuazione, contenuto nel reg. CE 2868/95.

Tra le fonti internazionali le più importanti sono: la Convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883, più volte revisionata (da ultimo il 14 luglio 1967 e ratificata dall’Italia con l. 28 aprile 1976, n. 424), l’Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 (ratificato con l. 424/1976) e il Protocollo di Madrid del 27 giugno 1989 (ratificato con l. 12 marzo 1996, n. 169).

 

3.    I requisiti di registrabilità

Per poter effettuare il deposito di un marchio e richiederne la registrazione è necessario che il segno da proteggere presenti determinate caratteristiche, individuate dall’art 7 c.p.i (il quale corrisponde, a livello comunitario, all’art 2 della direttiva CE 2008/95 e all’art. 4 del regolamento sul marchio comunitario): tale norma prevede che “possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”.

Da questa disposizione normativa si evince che il marchio deve essere prima di tutto un segno, deve cioè essere in grado di svolgere la funzione di far riconoscere ai consumatori l’origine del prodotto o servizio posto sul mercato. Tale previsione si collega alla funzione distintiva del marchio, escludendo dalla registrazione i segni intrinsecamente inidonei a svolgerla.

L’entità da registrare come marchio, oltre ad essere segno, deve poter essere rappresentata graficamente, deve cioè essere riproducibile in un documento: secondo la definizione data dalla giurisprudenza comunitaria (v., tra le altre, CGCE, 24 giugno 2004, causa C-49/02) deve trattarsi di una rappresentazione chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile ed intelligibile, tale da permettere che il segno possa essere rappresentato visivamente, in particolare attraverso immagini, linee o caratteri, in modo da poter essere individuato con esattezza.

Data la non tassatività dell’elenco contenuto nell’art. 7 cpi, è possibile che altri segni, diversi da quelli menzionati dal legislatore, siano registrati come marchi: è il caso dei cd. marchi olfattivi o dei marchi sonori, i quali sono rappresentabili attraverso metodi convenzionali di trasposizione su carta (spettrogrammi o sonogrammi).


4.    Impedimenti alla registrazione

Gli impedimenti alla registrazione si distinguono in impedimenti ASSOLUTI e impedimenti RELATIVI. I primi riguardano casi in cui il marchio è escluso dalla registrazione per una intrinseca inidoneità del segno a svolgere la funzione di marchio, o per il fatto che la concessione di un diritto di esclusiva sul segno si porrebbe in contrasto con gli interessi generali della collettività.
Gli impedimenti compresi in questa categoria riguardano:

a) i segni privi di carattere distintivo (tra i quali le denominazioni generiche e le indicazioni descrittive, i segni di uso comune, così come descritti nell’art. 13 cpi);
b) ai sensi dell’art. 9 cpinon possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto”;
c) i marchi ingannevoli (o decettivi);
d) i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume (art. 14 cpi);
e) gli stemmi e gli altri segni ai sensi dell’art. 10 cpi;
f) l’assenza dei requisiti di validità previsti dall’art. 7 cpi;
g) il divieto di registrazione di un marchio in malafede, che nel Regolamento sul Marchio Comunitario è prevista come causa di nullità assoluta del marchio comunitario.

Gli impedimenti assoluti possono essere fatti valere da chiunque vi abbia interesse e, sulla loro base, può essere promossa una causa di nullità anche dal Pubblico Ministero; essi possono, inoltre, essere rilevati d’ufficio dall’UIBM nel corso della procedura di registrazione.

Gli impedimenti relativi, invece, sussistono nei casi in cui il segno che si intende registrare come marchio risulti in conflitto con diritti anteriori di terzi: è il caso della mancanza di novità del marchio nei confronti di segni distintivi anteriori di cui parla l’art. 12 cpi o di marchio in contrasto con i diritti su un nome, un ritratto o un segno notorio contemplati dagli artt. 8 e 14, lett. c), cpi, per il caso di contrasto con l’altrui diritto d’autore.

Gli impedimenti relativi possono essere fatti valere solo dal titolare dei diritti anteriori o dal suo avente causa, sia nel corso della procedura di registrazione (attraverso la cd. opposizione alla registrazione, azione che attualmente può essere esperita solo in caso di mancanza di novità), sia successivamente alla registrazione, attraverso l’azione di nullità.


5.    I soggetti legittimati al deposito

Secondo quanto disposto dall’art. 19 cpipuò ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o nel commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso”. Tale norma specifica, dunque, che qualsiasi soggetto può validamente richiedere la protezione di un segno come marchio, a prescindere dalla sua qualità di imprenditore. Un unico limite è contemplato dal 2° comma dell’art. 19 cpi, il quale esclude la possibilità di ottenere una registrazione da chi ne abbia fatto domanda in malafede.

Altro limite alla regola generale è previsto dall’art. 8 cpi, che, al primo comma, vieta la registrazione come marchio di un ritratto senza il consenso del soggetto avente diritto, mentre il secondo comma della stessa disposizione normativa prevede che i nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi “solo se il loro uso non leda la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi”. È, inoltre, previsto dal 3° comma che i nomi notori possono essere registrati come marchi solo dall’avente diritto o con il consenso di questi.

 

6.    Estensione territoriale della tutela: il marchio nazionale, comunitario e internazionale

A seconda dello spazio territoriale entro cui il titolare del segno vuole esercitare il suo diritto si distingue tra marchio nazionale, comunitario e internazionale. Il soggetto che decide di proteggere il proprio segno ha, infatti, la possibilità di scegliere l’ambito territoriale entro il quale esercitare il proprio diritto di privativa, sulla base dei propri interessi economici e commerciali.


7.    Il deposito di un marchio

Prima di procedere al deposito di una domanda di registrazione di un marchio è opportuno effettuare alcuni controlli cd. preliminari: una ricerca di anteriorità per verificare l’esistenza del requisito della novità potrà essere svolta online sul sito dell’UIBM ma anche attraverso varie banche dati internazionali che raccolgono i marchi di diversi Paesi aderenti. Un esempio di queste banche dati è fornito dal servizio di consultazione simultanea dei data base dei marchi comunitari, internazionali, degli uffici marchi ufficiali dei Paesi che hanno aderito al sistema chiamato TM view. È importante, inoltre, nell’osservanza del principio di unitarietà dei segni distintivi (sancito dall’art. 22 cpi), il quale equipara ai marchi e agli altri segni distintivi classici anche il nome a dominio, verificare che il corrispondente nome a dominio non sia stato già acquisito da altri soggetti.

Secondo quanto stabilito dall’art. 147 cpi, la domanda di un marchio nazionale può essere depositata presso l’UIBM o presso gli uffici brevetti e marchi delle Camere di Commercio, industria e Artigianato, consegnata a mano, inviata per posta raccomandata o attraverso la procedura telematica.

Il procedimento di deposito di un marchio nazionale è disciplinato dagli artt. 156 e ss. cpi e dall’art. 11 reg. attuazione del cpi (d.m. 13 gennaio 2010, n. 33). Tali norme contengono un dettagliato elenco dei requisiti che la domanda di registrazione di un marchio deve contenere: prima di tutto l’identificazione del richiedente, per cui, in caso di persona fisica, nome, cognome, nazionalità e domicilio, per le persone giuridiche sede e nazionalità. Nel caso di richiedente con residenza all’estero sarà necessario eleggere un domicilio in Italia (ai sensi dell’art. 197 cpi).

Il richiedente può avvalersi dell’intervento di un mandatario: in tal caso sarà necessario allegare alla domanda un atto di nomina (nella forma della procura generale o della lettera di incarico).

La domanda deve, inoltre, contenere la riproduzione del marchio. Ai sensi dell’art. 11 reg. cpi bisogna specificare il tipo di marchio, ossia se si tratta di marchio verbale (cioè costituito da sole lettere o numeri), figurativo (costituito da elementi grafici o figurativi con o senza l’aggiunta di elementi verbali), tridimensionale o sonoro. La stessa norma precisa, inoltre, che si rende necessario indicare i colori rivendicati, compresi il bianco e il nero se tali colori costituiscono caratteristica del marchio stesso; la traduzione in lingua italiana se il marchio comprende parole di senso compiuto espresse in altra lingua. È importante descrivere dettagliatamente il marchio per mettere in evidenza le caratteristiche dello stesso.

L’art. 156 cpi richiede che venga specificato l’elenco dei prodotti o servizi per i quali si richiede la registrazione, utilizzando il sistema internazionale di classificazione dei marchi elaborato con l’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957. La Classificazione di Nizza, sulla quale sono intervenute varie modifiche, è ora giunta alla sua X edizione e comprende 45 classi di prodotti/servizi, suddivise in due macro-gruppi: le classi dalla 1 alla 34 riguardano i prodotti, mentre le classi dalla 35 alla 45 sono relative ai servizi. È possibile includere più classi di prodotti/servizi all’interno di un’unica domanda di registrazione.
In seguito all’emissione della sentenza della Corte di Giustizia UE (cd. sentenza “IP TRANSLATOR” – sent. 19 giugno 2012) sono stati stabiliti dei criteri di armonizzazione nell’uso e nell’interpretazione dei titoli delle classi della Classificazione di Nizza e nelle modalità di elencazione dei prodotti e dei servizi.
In particolare, si è stabilito che le indicazioni contenute nel titolo della classe non sono sufficienti a coprire l’intero elenco dei prodotti e servizi contenuti in tale classe ma sono interpretate nel loro mero significato letterale. Pertanto, sarà necessario procedere ad una elencazione puntuale e dettagliata dei prodotti e servizi richiesti che, nella pratica, si tradurrà nella redazione di un elenco da allegare al modulo di domanda.

Una volta presentata la domanda di registrazione, l’Ufficio valuterà la sua conformità alle condizioni di ricevibilità fissate dall’art. 148 cpi e, successivamente, effettuerà un esame formale della domanda, verificando la completezza del suo contenuto così come previsto dall’art. 156 cpi.

Superato l’esame formale, la domanda di registrazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei Marchi per essere resa conoscibile a tutti e permettere così, a chi ne abbia interesse, di opporsi alla sua registrazione, entro tre mesi dalla data della pubblicazione (art. 176 cpi).

Il Bollettino Ufficiale dei Marchi viene pubblicato mensilmente sul sito dell’UIBM per i marchi nazionali e su quello dell’UAMI per i marchi comunitari.

Decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione senza che sia stata presentata nessuna opposizione, o, in caso di opposizione, una volta risolta positivamente la stessa, il marchio viene registrato e l’ufficio emette un certificato di registrazione.

Il marchio registrato avrà validità 10 anni, rinnovabili a tempo indeterminato per periodi di 10 anni.