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Guida pratica sul brevetto: caratteristiche e iter procedurale

Tags: brevetti

Sommario:

Oggetto del brevetto
Tipologie di brevetto

Diritti sull'invenzione
Iter procedurale per la concessione del brevetto

  - Documentazione
  - Brevetto nazionale
  - Brevetto europeo
  - Brevetto internazionale

 

Oggetto del brevetto

Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale, d’ora in poi CPI), possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove (novità), che implicano un'attività inventiva (originalità) e che sono atte ad avere un'applicazione industriale (industrialità). Non sono considerate come invenzioni:
a)  le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b)  i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
c)  le presentazioni di informazioni.
Nei suddetti casi la brevettabilità è esclusa solamente nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.
Non possono costituire oggetto di brevetto:
a)  i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
b)  le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.
Quest'ultima disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.
Inoltre, non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies CPI.

 

Requisiti per la brevettazione

 

Le invenzioni, affinché possano essere oggetto di tutela brevettuale, devono possedere i seguenti requisiti:

Novità

L'invenzione deve essere nuova in senso assoluto (novità estrinseca), cioè non essere mai stata prodotta o brevettata in nessuna parte del mondo. La novità è intesa nel senso più ampio del termine e fa riferimento allo "stato della tecnica", cioè a tutto ciò che è stato reso pubblico, in Italia o all'estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto. Così infatti dispone l'art. 46 del CPI: "Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica". Per stato della tecnica si intende "tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione." (vedi, sul punto, Trib. Bologna 18 aprile 2013, secondo cui "un'invenzione è considerata nuova, a norma dell'art. 46 del CPI, ogniqualvolta non è compresa nello stato della tecnica, con ciò intendendosi l'insieme di tutte le informazioni, in qualsiasi modo acquisibili, che formano la sapienza tecnologica accessibile al pubblico nel mondo intero del settore al quale l'invenzione appartiene nel momento in cui è depositata la domanda di brevetto. Tra i fatti idonei a far venir meno il requisito della novità si suole distinguere tra predivulgazioni, ovvero comunicazioni dell'invenzione a terzi da parte dello stesso inventore prima del deposito della domanda di brevetto, e anteriorità, costituite da tutte le conoscenze, brevettate o meno, diffuse con qualsiasi mezzo prima della domanda di brevetto."). Ai sensi dell’art. 47 CPI (commi 1 e 2) non inficia il carattere della novità la divulgazione dell’invenzione che si sia verificata nei sei mesi precedenti la data di deposito della domanda di brevetto e che risulti direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa; così non viene considerata neppure la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

Originalità

Un'invenzione si dice originale quando non è compresa e deducibile in modo evidente nello stato della tecnica da una persona esperta del ramo. Genericamente si parla anche di non ovvietà della stessa. È detta anche attività inventiva facendo riferimento agli aspetti intrinsecamente innovativi in essa presenti (novità intrinseca), che non dovranno essere banali, ma che devono rappresentare un vero progresso rispetto allo stato della tecnica attuale (art. 48 CPI). Come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, "il requisito della novità intrinseca non richiede un grado di creatività ed originalità assolute rispetto a qualsiasi precedente cognizione, essendo sufficiente che esso si concretizzi in un progresso di idee, in un miglioramento della tecnica preesistente ed in una realizzazione idonea a risolvere problemi e a soddisfare interessi industriali prima non risolti e non soddisfatti" (si veda ad es. Cass. civ. n. 839/1995). Sono, di conseguenza, brevettabili anche le c.d. invenzioni derivate, ovvero: l’invenzione di traslazione, che consiste nella "trasposizione di un principio noto o di una precedente invenzione in un settore diverso e con un risultato diverso"; l’invenzione di combinazione, risultante dal "coordinamento originale e ingegnoso di elementi e mezzi già conosciuti, quando ne derivi un risultato nuovo tecnicamente ed economicamente"; l’invenzione di perfezionamento, data dalla "risoluzione in forma diversa e più conveniente di problemi tecnici già risolti" (Cass. civ. n. 19322/2013).

Industrialità

Si possono brevettare solo invenzioni che possono essere riprodotte a livello industriale, escludendo, quindi, tutte le applicazioni artigianali o legate alle singole capacità della persona che le ha realizzate. Secondo l'art. 49 del CPI "un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola". Il requisito dell’industrialità dell’invenzione ricorre nel caso in cui questa non operi soltanto sul piano della conoscenza ma, pur quando si tratti di invenzione di procedimento o di metodo, si concreti in un oggetto materiale "che possa essere prodotto o venduto od utilizzato in una data produzione o nella prestazione di un servizio destinato a terzi" (Cass. civ. n. 7083/1988).

Liceità

Non si possono, infine, brevettare oggetti che possono ledere il senso del buon costume o essere contrari all'ordine pubblico. In virtù dell’art. 50 CPI il rispetto dell’ordine pubblico e del buon costume deve essere valutato con riferimento non ad una singola disposizione di legge o amministrativa, ma all’ordinamento nel suo complesso.
 

Tipologie di brevetto

In Italia esistono due tipologie di brevetto, cui si aggiunge la registrazione di disegni e modelli.

a) Brevetto per invenzione industriale

La legge non fornisce una definizione di invenzione industriale, tuttavia, alla luce delle caratteristiche sopra illustrate e delle indicazioni della dottrina e della giurisprudenza prevalenti, essa si concretizza nella "soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti e da esprimere un'attività creativa dell'inventore" (Cass. civ. n. 6018/2001).

b) Brevetto per modello di utilità

Ai sensi dell'art. 82 del CPI, "possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti. Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo." In materia la Corte di Cassazione ha affermato "al fine di riconoscere ad un modello di utilità un gradiente di originalità, occorre che esso non si ponga come ovvio sviluppo della situazione preesistente o come trovato conseguibile attraverso una ricerca banale, ossia con applicazione di regole elementari o composizione di altri brevetti o di modelli preesistenti, ma che abbia, al contrario, richiesto un certo sviluppo inventivo ed il superamento di qualche difficoltà tecnica " (Cass. civ. n. 19688/2009); inoltre, "ai fini del riconoscimento del brevetto per modello di utilità è richiesto, come per il brevetto per le invenzioni, oltre al requisito formale della descrizione chiara e completa, il requisito sostanziale della novità intrinseca od originalità, da riconoscersi ogni qual volta sia possibile rinvenire un'idea nuova che incida su un meccanismo od una forma già noti, conferendogli nuova utilità mediante soluzioni ed accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole ovvie ed elementari e attribuiscano a macchine, strumenti, utensili ed oggetti, un incremento di efficienza o di comodità d'impiego" (Cass. civ. n. 8510/2008).
Il modello di utilità viene scelto prevalentemente per proteggere le invenzioni che rappresentano modifiche di oggetti esistenti, al fine di fornire maggiore comodità di utilizzo degli stessi. È un tipo di brevetto che non esiste in tutti gli Stati. Ha una durata di 10 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda e non è rinnovabile. Talvolta scegliere tra invenzione e modello di utilità non è cosa facile e per questo il legislatore ha previsto la possibilità di effettuare quello che si chiama un “doppio deposito” (art. 84 CPI), ovvero un deposito contemporaneo della stessa domanda di brevetto sia come invenzione che come modello di utilità, lasciando che sia l’Ufficio italiano brevetti e marchi a scegliere tra l’una e l’altra soluzione.
Le disposizioni della sezione IV del codice della proprietà industriale, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità, in quanto applicabili.

c) Registrazione di disegni e modelli

Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto (art. 31 CPI).
Ai fini della registrazione il disegno o modello deve, oltre ad essere lecito (art. 33-bis CPI), presentare i caratteri della novità (art. 32 CPI) e dell’individualità. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello (art. 33 CPI). La divulgazione di un disegno o modello avviene quando esso è reso accessibile al pubblico tramite registrazione, esposizione, commercializzazione o in altro modo, a meno che tali eventi non potessero essere ragionevolmente conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima (art. 34 CPI).
La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione (art. 37 CPI). I disegni e i modelli che al tempo stesso accrescono l'utilità dell'oggetto al quale si riferiscono possono essere contemporaneamente brevettati come modelli di utilità (art. 40 CPI), mentre quelli dotati di carattere creativo e valore artistico possono essere ulteriormente tutelati dal diritto d'autore e la relativa tutela si estende fino al settantesimo anno solare dopo la morte dell’autore (art. 44 CPI). Con la medesima domanda si può richiedere la registrazione di diversi disegni e modelli (fino a 100), tutti però destinati all’attuazione o all’incorporazione in oggetti appartenenti alla stessa classe della classificazione internazionale risalente all’Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, ratificato e reso esecutivo con L. 22 maggio 1974, n. 348, e successive modifiche (art. 39 CPI).

 

Diritti sull'invenzione

 

 

Ad un inventore competono due tipologie di diritti sulla propria opera.
- Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione (c.d. diritto di paternità): diritto morale, personale, inalienabile e imprescrittibile, che attribuisce all’inventore una pretesa erga omnes. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione si acquista per il solo fatto della creazione dell’opera e può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso (art. 62 CPI).
- Il diritto di brevettare l'invenzione: titolarità, diritto di sfruttamento commerciale della stessa, cedibile anche a terzi. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa (art. 63 CPI).
L'art. 66 del CPI stabilisce che i diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal codice. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Durata, decadenza e rinuncia

Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata (art. 60 CPI).
Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta (art. 70 CPI).
Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto. Trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi altresì inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento è ammesso con l'applicazione di un diritto di mora, e comunque scaduto il termine utile per il pagamento del diritto, l'Ufficio italiano brevetti e marchi notifica all'interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato nel termine prescritto il pagamento del diritto dovuto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo trenta giorni dalla data di comunicazione anzidetta, dà atto nel registro dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale, pubblicando poi nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza stessa. Il titolare del brevetto, ove provi di avere tempestivamente effettuato il pagamento, può chiedere, con ricorso alla Commissione dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale, l'annullamento della anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione. La Commissione procede, udita la parte interessata o i suoi incaricati e tenute presenti le loro eventuali osservazioni scritte. Tanto della presentazione del ricorso, quanto del dispositivo della sentenza, deve essere presa nota nel registro dei brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino ufficiale. Intervenuta la pubblicazione di cui sopra e trascorsi sei mesi dalla data di tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto si intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stato pagato utilmente il diritto (art. 75 CPI).
Il titolare del brevetto può rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, da annotare sul registro dei brevetti. Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali di terzi sul brevetto ovvero domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti, la rinuncia è senza effetto se non accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi (art. 78 CPI).

Diritto di priorità

Un inventore italiano può depositare la prima domanda di brevetto (domanda prioritaria) sia in Italia, sia all'estero. La domanda prioritaria, che, se non estesa, condurrà ad un brevetto valido solamente nel paese in cui è stata depositata, è così definita in quanto la sua data di deposito (data di priorità) potrà essere rivendicata in successive domande depositate in altri paesi.
La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (firmata il 20 marzo 1883, il cui testo è stato rivisto da ultimo a Stoccolma del 14 luglio 1967 e ratificato con L. 28 aprile 1976, n. 424) ha stabilito che chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte delle Convenzione, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio. Il termine di priorità è di dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità e le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi. Tale disposizione è stata richiamata dall’art. 4 CPI, che aggiunge: "È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda".
Priorità interna: per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità (art. 47 CPI, comma 3-bis). Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità (art. 47 CPI, comma 3).

Effetti della brevettazione

I diritti esclusivi di proprietà industriale sono conferiti con la concessione di brevetto. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico, ovvero decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica (art. 53 CPI).

 

Iter procedurale per la conessione del brevetto

Documentazione

La struttura della domanda di brevetto per invenzione industriale è simile in ogni paese e comprende:
1) Domanda di concessione;
2) Riassunto;
3) Descrizione;
4) Rivendicazioni;
5) Disegni;
Alla domanda deve, inoltre, allegarsi:
6) Traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni;
7) Lettera di incarico, procura generale o riferimento a procura generale;
8) Attestazione di versamento diritti di deposito, marca da bollo e diritti di segreteria.

1) Domanda di concessione

La domanda di concessione contiene le informazioni sul titolo dell’invenzione, la data del deposito, la data di priorità (se si rivendica una priorità interna o estera) ed i dati anagrafici, quali il nome dell’inventore, il nome e l’indirizzo del richiedente. Il titolo fornisce indicazioni dell'invenzione o del modello e ne esprime brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo, può essere modificato dall’Ufficio se troppo lungo o se contiene nomi di fantasia.
Ogni domanda di brevetto deve avere per oggetto una sola invenzione o modello d’utilità. Questa limitazione riguarda il cosiddetto criterio di unità d’invenzione, in mancanza della quale il richiedente può limitare le rivendicazioni ed eventualmente depositare una o più domande di brevetto (domanda divisionale). Se la domanda comprende più invenzioni, anche l’UIBM può intervenire d’ufficio, invitando l’interessato a limitare tale domanda a una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.

2) Riassunto

La descrizione dell’invenzione deve essere preceduta da un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica. Il riassunto non deve contenere più di 150 parole e non deve contenere disegni.

3) Descrizione

La descrizione deve porre in risalto lo scopo dell’invenzione o del modello ovvero il problema tecnico che l’invenzione o il modello si prefigge di risolvere. Un'invenzione è reputata sufficientemente descritta quando, attraverso l’esame del testo della domanda e dei documenti allegati, un tecnico esperto del settore è in grado di riprodurre il prodotto o il procedimento oggetto dell’invenzione senza dover ricorrere ad alcun ulteriore sforzo inventivo (art. 51 CPI, comma 2). Nel caso in cui la descrizione dell’invenzione non presenti tali caratteristiche, il brevetto non potrà essere concesso.
La descrizione, richiamata anche dall’articolo 160 CPI, comma 3, lettera a), deve, per quanto possibile, anche in relazione alla natura dell’invenzione:
a) specificare il campo della tecnica a cui l’invenzione fa riferimento;
b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell’inventore, che sia utile alla comprensione dell’invenzione ed all’effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;
c) esporre l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;
d) descrivere brevemente gli eventuali disegni;
e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell’invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;
f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell’invenzione, il modo in cui l’invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.
Nella descrizione non possono essere inclusi disegni, ma solo formule grafiche, chimiche o matematiche. Le indicazioni di pesi e misure devono essere date valendosi del sistema metrico decimale e le temperature devono essere espresse in gradi centigradi. Nel caso di omessa presentazione della descrizione del trovato, la domanda di brevetto per invenzione industriale è irricevibile.

4) Rivendicazioni

Le rivendicazioni, di cui all’articolo 160 CPI, comma 4, devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda. In tale caso resta ferma la data di deposito già riconosciuta. Esse delimitano l’ambito di protezione richiesta, infatti l’art. 52 CPI dispone che: "Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni." Tale disposizione deve essere intesa in modo "da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni". Le rivendicazioni devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla descrizione secondo le seguenti modalità:
a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;
b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggiore chiarezza;
c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento non costituisce un limite della rivendicazione.
d) devono essere elencate dalla più importante alla meno importante.

5) Disegni

Tramite i disegni è possibile visualizzare i particolari tecnici dell’invenzione e illustrare meglio alcune sue caratteristiche indicate nella descrizione. Il deposito dei disegni è facoltativo. Tuttavia, qualora essi vengano presentati, devono essere redatti secondo specifiche regole formali: i disegni che possono essere eseguiti a mano, compresi in una o più tavole, devono essere numerati progressivamente ed i numeri dei disegni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione.

6) Traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni

La traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni è necessaria ai fini della ricerca di anteriorità che sarà effettuata dall’EPO (Ufficio Europeo dei Brevetti). Tale ricerca di anteriorità si applica alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate a partire dal 01 luglio 2008. La presentazione della domanda di brevetto, priva della traduzione in inglese delle rivendicazioni, comporta il versamento di € 200 per i diritti di ricerca, affinché alla traduzione provveda l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Il mancato pagamento dei diritti per la ricerca, al momento del deposito della domanda, è inteso come riserva di invio della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni. Detta riserva deve essere sciolta entro il termine di due mesi dal deposito della domanda di brevetto. La tassa di ricerca è rimborsata soltanto se la domanda non è stata oggetto di invio all’Ufficio europeo dei brevetti, da parte dell’UIBM, per la produzione del rapporto di ricerca.

7) Lettera di incarico, procura generale o riferimento a procura generale

Tali documenti sono necessari solo quando sia nominato un mandatario. L’art. 201 CPI stabilisce, infatti, che pur non essendovi l’obbligo di farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta. L'atto di nomina o la lettera d'incarico può riguardare una o più domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi. In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovrà fare riferimento alla procura o lettera d'incarico. Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale. Il mandato può essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.

8) Attestazione di versamento diritti di deposito, marca da bollo e diritti di segreteria

Il versamento dei diritti di deposito, di segreteria (copie e riproduzioni), ed eventualmente di ricerca (in mancanza della traduzione delle rivendicazioni in inglese) deve effettuarsi secondo le disposizioni del D.M. 2 aprile 2007 (G.U. n. 81/2007). La certificazione di autenticità delle copie è soggetta all'imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria da corrispondersi all'Ufficio italiano brevetti e marchi per ogni foglio e per ogni tavola di disegno (art. 186 CPI, comma 6). Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione, le Università, le Amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le Amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. Per ottenere tale esenzione, i soggetti sopra citati devono indicare nella domanda di brevetto il loro codice fiscale.

 

Iter tipico di una domanda di brevetto

 

Brevetto nazionale

Fatti salvi i requisiti di brevettabilità, in Italia è possibile depositare una domanda di brevetto presso:
- l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM);
- le Camere di Commercio.
La domanda di brevetto deve essere redatta esclusivamente sull’apposito modulo (Modulo A), che si può ritirare presso qualsiasi Camera di Commercio, oppure scaricare direttamente dal sito Internet. Esso deve essere compilato secondo precise istruzioni che prevedono, tra l’altro, la scrittura esclusivamente a macchina o a computer e la firma in originale della domanda e degli eventuali fogli aggiuntivi.

Modalità di deposito

È possibile presentare la domanda personalmente, o tramite un rappresentante munito di lettera d’incarico o procura. L’incarico può essere conferito soltanto ad un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o a un avvocato iscritto all’albo professionale. Il deposito della domanda presso la Camera di Commercio può essere effettuato anche da persona diversa dal richiedente, che firmerà il modulo di domanda quale depositante. Il deposito può avvenire in modalità cartacea, o per via telematica ai sensi del D.M. 21 marzo 2013 (G.U. n. 153/2013).

Controlli preliminari

Prima di presentare domanda di brevetto è opportuno assicurarsi che il brevetto sia conforme alle prescrizioni di legge e possegga tutti i requisiti richiesti. A tal fine è utile effettuare in proprio una ricerca d’anteriorità sullo stato dell’arte esistente (diversa da quella prevista d’ufficio a seguito della presentazione della domanda). Una ricerca d’anteriorità che sveli l’esistenza di pubblicazioni o brevetti nello stesso campo può prevenire un vano investimento di risorse su una domanda di brevetto non accoglibile. Un elenco degli uffici di proprietà intellettuale di diversi paesi che hanno reso disponibile in rete i loro database sui brevetti, in modo gratuito, è disponibile sul sito WIPO. È possibile effettuare delle ricerche preliminari anche sul database dell’Ufficio europeo dei brevetti (EPO): www.espacenet.com. Una ricerca sullo stato dell’arte può essere realizzata basandosi su parole chiave, classificazioni di brevetti o altri criteri di ricerca; il suo successo dipende dalla strategia di ricerca impiegata, dal sistema di classificazione usato, dalle conoscenze tecniche del ricercatore e dalla banche dati utilizzate. Altro passaggio necessario è l’individuazione delle classi di appartenenza dei brevetti per i quali si intende presentare la domanda, utilizzando le classificazioni IPC o ECLA.

Fasi        

Le fasi della concessione di un brevetto variano a seconda dell’ufficio brevetti competente anche se, in maniera generale, esse tendono a seguire uno schema comune.

Verifica della ricevibilità della domanda ed esame preliminare

L’UIBM esegue un primo esame formale sulle domande ricevute, che si svolge secondo l’ordine cronologico di protocollo delle stesse ed ha per oggetto tutti i requisiti amministrativi di validità richiesti (cioè che tutta la documentazione relativa sia acclusa e che le tasse di deposito siano state regolarmente pagate). L’esaminatore verifica anche i requisiti essenziali di validità del brevetto. L’eventuale integrazione dei documenti mancanti può avvenire sia su richiesta dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione della necessità di provvedere all’integrazione, sia spontaneamente da parte del richiedente prima di ricevere la comunicazione dell’Ufficio. Se è evidente l’assenza dei requisiti di validità l’UIBM può non assoggettare alla ricerca di anteriorità. Il richiedente viene informato prontamente attraverso una comunicazione adeguatamente motivata.
In genere, prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi, l'UIBM assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine senza ottenere risposta l'Ufficio respinge in tutto o in parte la domanda (art. 173 CPI, comma 7).
Prima della concessione del titolo o prima della decisione su una istanza o su una opposizione, o prima che la Commissione dei ricorsi abbia provveduto su eventuale ricorso, il richiedente ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, nonché, di integrare o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati o, di limitare o precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati (art. 172 CPI).

Ricerca di anteriorità

Ogni domanda di brevetto per invenzione che non richieda priorità è soggetta, laddove l’esame formale si sia concluso positivamente ed entro cinque mesi dal suo deposito, ad una ricerca di anteriorità effettuata dall’Ufficio brevetti europeo (EPO) sulla base di un accordo siglato da questi con l’UIBM. In considerazione del fatto che le relative spese sono sostenute dall’Ufficio nazionale, nessuna tassa di ricerca è dovuta all’UIBM.
I risultati della ricerca vengono tempestivamente comunicati al titolare della domanda il quale, qualora la ricerca abbia fatto emergere carenze sostanziali della domanda, può decidere di inoltrare una replica all’UIBM, contenente osservazioni o eventuali emendamenti alla descrizione e/o alle rivendicazioni (si veda il D.M. 27 giugno 2008, G.U. n. 153/2008).

Pubblicazione

La domanda di brevetto viene resa accessibile 18 mesi dopo il primo deposito della stessa. Il titolare del brevetto può, tuttavia, richiederne la pubblicazione anticipata (comunque, non prima di 90 giorni dal deposito).

Esame sostanziale

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dopo la pubblicazione della domanda, provvede all’esame sulla base del rapporto di ricerca redatto dall’EPO e della eventuale documentazione prodotta dal richiedente, nonché ad accertare che l’oggetto del brevetto non si estenda oltre il contenuto della domanda iniziale. Lo scopo dell’esame sostanziale è di verificare che la domanda di brevetto soddisfi tutti i requisiti di brevettabilità. L’UIBM non verifica tuttavia il funzionamento effettivo dell’invenzione o del modello di utilità. Al termine della fase istruttoria, l’Ufficio provvede al rilascio o al rifiuto del brevetto, dandone comunicazione al richiedente (ovvero al suo legale rappresentante). Contro il provvedimento di rifiuto è ammesso ricorso entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Concessione

Se la procedura di esame si conclude positivamente, l’UIBM emette il relativo attestato di concessione.
Ai sensi dell’art. 53 CPI, con la concessione del brevetto sono conferiti i diritti esclusivi considerati dal codice. Gli effetti del brevetto, però, decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.

Nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e l’emissione del relativo attestato è possibile presentare un’istanza di ritiro se, per qualsiasi motivo, non si è più interessati al rilascio del brevetto.

Estensione

A 12 mesi dalla data di deposito, l'inventore può decidere se attivare, per lo stesso brevetto, anche la domanda di estensione europea o internazionale.

 

Brevetto europeo

La Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE), firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, permette ad ogni cittadino o residente di un Stato membro di avvalersi di un'unica procedura europea per il rilascio di brevetti. Il brevetto europeo conferisce al suo titolare, in ogni Paese contraente in cui è rilasciato, e una volta espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati.
La procedura di rilascio del brevetto europeo prevede il deposito (o l'estensione di un brevetto italiano) di un'unica domanda, redatta in una delle tre lingue accettate dall'EPO, inglese, francese, tedesco, in un apposito modulo di richiesta. Nella domanda vanno indicati i Paesi (firmatari della Convenzione di Monaco) nei quali il brevetto verrà esteso. La lista è liberamente consultabile. Ad un'unica domanda NON corrisponde un unico brevetto di portata europea, bensì un insieme di brevetti nazionali, corrispondenti a ciascun Paese indicato nella domanda. La domanda può essere depositata presso le sedi dell'EPO (Monaco, l'Aja, Berlino), tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi o presso l'Ufficio marchi e brevetti della CCIAA di Roma.
La procedura prevede diverse fasi:
1) deposito del modulo di richiesta e dei relativi allegati (descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni) in una delle 3 lingue ufficiali;
2) pagamento delle tasse di domanda iniziali (per deposito, ricerca e rivendicazioni eccedenti la decima) entro un mese dalla data di deposito;
3) comunicazione al depositante della ricezione della domanda da parte dell’EPO;
4) esame delle formalità da parte della Sezione di deposito (EPO Aja): in questa fase il depositante può essere invitato a rimediare ad omissioni documentali o errori di pagamento delle tasse prescritte, pagando le eventuali sopratasse;
5) trasmissione al depositante del rapporto di ricerca redatto dall’EPO;
6) pubblicazione della domanda (al 18° mese dalla data di priorità, se rivendicata, o dalla data di deposito se nessuna priorità è rivendicata): al depositante viene notificata la data di pubblicazione della domanda nel Bollettino dei brevetti europei; se la pubblicazione riguarda anche il rapporto di ricerca, il depositante deve tener conto della data menzionata ai fini del pagamento della tassa di esame e di designazione;
7) richiesta di esame da parte del depositante; tale richiesta si considera effettuata con il pagamento della tassa di esame e di designazione entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca; prima che inizi l’esame (ma dopo che il depositante abbia ricevuto il rapporto di ricerca) il depositante può apportare delle modifiche alla descrizione, alle rivendicazioni e ai disegni e proporre tali modificazioni alla divisione di esame;
8) esame di merito: durante la procedura la divisione di esame può notificare osservazioni sulla stesura della descrizione o delle rivendicazioni e richiedere chiarimenti su qualche aspetto dell’invenzione; a queste richieste il depositante deve rispondere nei tempi stabiliti; la divisione di esame deve notificare al depositante la decisione di concedere o rigettare la domanda di brevetto: in caso di concessione il depositante deve dare il suo assenso scritto al testo del brevetto proposto dalla divisione di esame per la concessione; in caso di assenso il depositante deve fornire la traduzione delle sole rivendicazioni nelle altre 2 lingue ufficiali non utilizzate, pagare la tassa di concessione con l’addizionale prevista, se il testo del brevetto eccede le 35 pagine, e fornire la traduzione del documento di priorità;
9) entro 3 mesi dalla data della menzione della concessione nel Bollettino Europeo il depositante deve preparare le traduzioni del brevetto europeo nel testo di concessione da fornire agli Uffici degli Stati designati nella domanda ai fini della validazione nazionale, deve quindi informarsi sulle modalità amministrative e sulle tasse di validazione da pagare a ciascuno Stato per il riconoscimento del brevetto europeo nonché sugli importi e modalità di pagamento delle tasse di mantenimento nazionale fissate da ciascuno Stato.
10) a 9 mesi dal rilascio del brevetto, è prevista la possibilità, per chi ne abbia interesse, di presentare, alla Divisione di Opposizione dell'EPO domanda di opposizione alla concessione.
La procedura, che può essere rigettata dalla Divisione, può portare alla revoca (parziale o totale) del brevetto.

 

Brevetto internazionale

Il Trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti (PCT - Patent Cooperation Treaty - Washington 1970) è un trattato multilaterale, amministrato dall’Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale WIPO (World Intellectual Property Organization) con sede a Ginevra.
Il PCT consente di ottenere la tutela per un’invenzione in tutti gli stati contraenti, mediante la presentazione di un’unica domanda di brevetto internazionale, senza che sia necessario depositare singolarmente le richieste di brevetto nazionali.
A differenza del brevetto europeo, la domanda di brevetto internazionale non prevede un procedimento centralizzato per la concessione, ma si limita a semplificare la procedura di richiesta. I brevetti vengono concessi successivamente dai singoli paesi o dalle singole organizzazioni regionali designate (EPO, EAPO, OAPI, ARIPO). I paesi firmatari della Convenzione sul brevetto europeo, ad esempio (EPO), potranno essere scelti come unica "regione", in modo da poter ottenere anche il brevetto europeo mediante una domanda PCT (Euro-PCT). Oltre ai Paesi aderenti all'Organizzazione sul brevetto europeo (EPO), all'Organizzazione sul brevetto euroasiatico (EAPO), all'Organizzazione africana per la proprietà intellettuale (OAPI) e all'Organizzazione regionale africana per la proprietà industriale (ARIPO) è possibile estendere la protezione della propria invenzione ad un vasto numero di Paesi a livello internazionale, tra i quali: Stati Uniti d'America (USA), Canada, Argentina, Brasile, Messico, Cuba, Egitto, Emirati Arabi, Marocco, Tunisia, Sudafrica, Israele, India, Cina, Singapore, Giappone, Corea del Sud, Corea del Nord, Australia, Nuova Zelanda  e altri ancora. L'elenco aggiornato dei Paesi aderenti al Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) è reperibile sul sito internet dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO).
La procedura riferita ad una domanda di brevetto internazionale (domanda PCT) si compone di una fase internazionale e di una fase nazionale. Una volta terminata la fase internazionale di domanda, il titolare è tenuto ad avviare le rispettive fasi nazionali (invio della richiesta di concessione del brevetto nella relativa lingua ufficiale e pagamento delle eventuali tasse nazionali) al fine di ottenere la concessione del brevetto.

È possibile presentare la domanda di brevetto presso:
- UIBM
- EPO
- OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) con sede a Ginevra.
La domanda può essere presentata anche il lingua italiana, a patto che venga tradotta nelle tre lingue ufficiali (inglese, francese, tedesco) entro i primi 3 mesi dal deposito. Nella domanda dovranno essere indicati gli Stati o le "regioni" (raggruppamenti di stati) nei quali si vuole estendere il brevetto. L'esame formale, la ricerca documentale e l'esame preliminare sono unificate e affidate agli uffici competenti (per l'Italia è l'EPO). Entro 18 mesi dal deposito, la domanda diviene pubblica ed il richiedente può decidere se proseguire con la procedura, eventualmente apportando modifiche, oppure ritirare la domanda. Passato l'esame di valutazione (la cui tempistica è variabile), la procedura, come per il brevetto europeo, prevede l'estensione nei Paesi designati, secondo le singole normative.

 

Deposito domanda brevetto

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